Xác định mức bồi thường thiệt hại do xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Bài viết: Căn cứ xác định mức bồi thường thiệt hại vật chất do xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

• Tác giả: Nguyễn Phương Thảo
• Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam số 05(108)/2017 – 2017, Trang 17-25

TỪ KHÓA: bồi thường thiệt hại,

KEYWORDS: compensation for damage, intellectual property right,

1. Quy định của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 về căn cứ xác định mức bồi thường thiệt hại do xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Khi có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (SHTT), một trong những biện pháp dân sự hữu hiệu để xử lý vi phạm cũng như đảm bảo quyền cho bên bị vi phạm là buộc bồi thường thiệt hại. Trong đó, điều mà các chủ thể quan tâm nhất là mức bồi thường. Quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 về trách nhiệm bồi thương thiệt hại ngoài hợp đồng lại không bao gồm nội dung xác định mức bồi thường mà từ việc xác định thiệt hại thực tế, mức bồi thường được tính là trị giá bằng tiền của thiệt hại đó. Do vậy, đây là quy định khá đặc trưng của trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong lĩnh vực SHTT. Hiện nay, trách nhiệm bồi thường thiệt hại được ghi nhận trong Luật SHTT năm 2005[1] từ Điều 202 đến Điều 205, cụ thể, Điều 205 quy định về căn cứ xác định mức bồi thường thiệt hại do xâm phạm quyền SHTT. Trong trường hợp có yêu cầu bồi thường thiệt hại, nguyên đơn là chủ thể có nghĩa vụ chứng minh thiệt hại thực tế xảy ra và nêu căn cứ xác định mức bồi thường. Đối với thiệt hại vật chất, nguyên đơn có quyền yêu cầu Tòa án quyết định mức bồi thường theo một trong các căn cứ: (1) Tổng thiệt hại vật chất tính bằng tiền cộng với khoản lợi nhuận mà bị đơn đã thu được do thực hiện hành vi xâm phạm quyền SHTT nếu khoản lợi nhuận bị giảm sút của nguyên đơn chưa được tính vào tổng thiệt hại vật chất; (2) Giá chuyển giao quyền sử dụng đối tượng SHTT với giả định bị đơn được nguyên đơn chuyển giao quyền sử dụng đối tượng đó theo hợp đồng sử dụng đối tượng SHTT trong phạm vi tương ứng với hành vi xâm phạm đã thực hiện; (3) Trong trường hợp không thể xác định được mức bồi thường thiệt hại về vật chất theo một trong hai căn cứ trên thì mức bồi thường thiệt hại về vật chất do Tòa án ấn định, tùy thuộc vào mức độ thiệt hại, nhưng không quá năm trăm triệu đồng.

Bài viết cùng số tạp chí

• Bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bằng tài sản trí tuệ theo pháp luật Việt Nam
• Thực tiễn áp dụng pháp luật về xác định hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu qua một số vụ tranh chấp
• Căn cứ xác định mức bồi thường thiệt hại vật chất do xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
• Chế định đăng ký nhãn hiệu mùi hương theo pháp luật Hoa Kỳ
• Chế độ tự quản địa phương vùng nông thôn và vấn đề đổi mới chính quyền nông thôn Việt Nam
• Lịch sử về chống tra tấn và cơ chế bảo đảm quyền của người bị buộc tội khỏi bị tra tấn trong các văn bản pháp lý quốc tế về quyền con người
• Mối liên hệ của quyền về lối đi qua và các chế định khác theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 và Luật Đất đai năm 2013
• Những hạn chế, bất cập về đặc điểm pháp lý của hộ kinh doanh và vấn đề hộ kinh doanh “chuyển” thành doanh nghiệp
• Một số hạn chế của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014: Nhìn từ góc độ kỹ thuật lập pháp
• Ứng dụng kinh tế học pháp luật trong nghiên cứu, giảng dạy luật cạnh tranh

Luật SHTT năm 2005 cho phép nguyên đơn (bên bị thiệt hại) được quyền yêu cầu Tòa án quyết định mức bồi thường bằng cách đưa ra những chứng cứ để chứng minh, tuy nhiên trong hầu hết các tranh chấp được giải quyết trên thực tế, yêu cầu của nguyên đơn chỉ dừng lại ở mức bồi thường thiệt hại (đưa ra một con số cụ thể) chứ không yêu cầu cụ thể áp dụng phương pháp nào để tính thiệt hại. Tòa án căn cứ vào chứng cứ chứng minh thiệt hại để lựa chọn loại căn cứ phù hợp trong từng vụ việc. Theo Luật Sáng chế Hoa Kỳ, khi có hành vi xâm phạm quyền đối với sáng chế gây thiệt hại, chủ thể bị thiệt hại có quyền yêu cầu đòi bồi thường (Điều 35 U.S.C. 284). Nguyên đơn sẽ phải lựa chọn một trong các phương pháp tính làm căn cứ xác định số tiền yêu cầu bồi thường thiệt hại trước tòa. Thứ nhất, dựa trên thiệt hại thực tế của chủ sở hữu sáng chế bị mất do hành vi xâm phạm sáng chế; hoặc khoản tiền hợp lý cho việc chuyển giao sáng chế được bảo hộ cho bị đơn có thể sử dụng. Trong mọi trường hợp, khoản bồi thường thiệt hại cho nguyên đơn không thấp hơn khoản tiền chuyển giao sáng chế hợp lý cùng lợi nhuận và chi phí. Thứ hai, dựa trên lợi nhuận mà bên vi phạm có được từ hành vi xâm phạm sáng chế.

2. Xác định mức bồi thường dựa trên tổng thiệt hại vật chất

Thiệt hại về vật chất như tổn thất về tài sản, giảm sút về thu nhập, lợi nhuận, tổn thất về cơ hội kinh doanh… là những thiệt hại ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và thu lợi của chủ sở hữu các đối tượng quyền SHTT.[2] Hành vi xâm phạm quyền SHTT là nguyên nhân gây ra sự giảm sút về thu nhập, lợi nhuận cũng như những thiệt hại vật chất khác. Do vậy, việc bồi thường thiệt hại cần căn cứ vào những thiệt hại vật chất thực tế đã xảy ra. Đây là cách tính mức bồi thường cơ bản khi việc xác định thiệt hại vật chất gây ra bởi hành vi xâm phạm quyền SHTT tương đối rõ ràng.

Luật SHTT năm 2005 quy định căn cứ xác định mức bồi thường là tổng thiệt hại vật chất tính bằng tiền cộng với khoản lợi nhuận mà bị đơn đã thu được do thực hiện hành vi xâm phạm quyền SHTT, nếu khoản lợi nhuận bị giảm sút của nguyên đơn chưa được tính vào tổng thiệt hại vật chất. Những thiệt hại vật chất nêu tại Điều 204 Luật SHTT năm 2005 bao gồm tổn thất về tài sản, mức giảm sút về thu nhập, lợi nhuận, tổn thất về cơ hội kinh doanh, chi phí hợp lý để ngăn chặn, khắc phục thiệt hại nếu có căn cứ chứng minh sẽ trở thành cơ sở để tính mức bồi thường.[3] Một điểm đáng lưu ý trong quy định này là nếu khoản lợi nhuận bị giảm sút của nguyên đơn chưa được tính vào tổng thiệt hại vật chất thì Tòa án sẽ tính bằng khoản lợi nhuận mà bị đơn đã thu được do thực hiện hành vi xâm phạm quyền SHTT. Thiệt hại là sự thay đổi biến thiên theo chiều xấu đi của tài sản, của các giá trị nhân thân do pháp luật bảo vệ.[4] Trong trường hợp không có hành vi xâm phạm xảy ra, hoạt động sản xuất, kinh doanh thu lợi nhuận của chủ thể quyền SHTT diễn ra một cách bình thường. Hành vi xâm phạm là nguyên nhân giảm sút thu nhập, lợi nhuận, đây chính là sự thay đổi theo chiều hướng xấu đi, làm cho những lợi ích mà đáng lẽ chủ thể quyền SHTT có khả năng được hưởng nhưng lại không được hưởng nữa. Lợi nhuận bị mất của nguyên đơn chính là một loại thiệt hại. Tuy nhiên, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể tính toán được dễ dàng và cụ thể lợi nhuận bị giảm sút này là bao nhiêu. Điểm a khoản 1 Điều 205 Luật SHTT năm 2005 cho phép sử dụng khoản lợi nhuận mà bị đơn đã thu được làm căn cứ để xác định mức bồi thường trong trường hợp khoản lợi nhuận bị giảm sút của nguyên đơn chưa được tính vào tổng thiệt hại vật chất. Tòa án xác định lợi nhuận của bị đơn sau khi khấu trừ toàn bộ các chi phí[5] khỏi tổng doanh thu của bị đơn. Về mặt lý luận, đồng nhất lợi nhuận bị đơn thu được từ hành vi xâm phạm với lợi nhuận bị giảm sút của nguyên đơn là chưa thực sự phù hợp. Tuy nhiên, xuất phát từ đặc trưng của đối tượng quyền SHTT là tính chất vô hình, việc xác định thiệt hại chỉ mang tính tương đối nên sự thay thế này là có thể chấp nhận được và pháp luật của nhiều quốc gia đã theo hướng này.

Trong một vụ việc liên quan đến hành vi cạnh tranh không lành mạnh, cách tính của Tòa án lại theo một hướng khác. Công ty Gededon kiện công ty Trung Nam và công ty Bình Dương về hành vi cạnh tranh không lành mạnh theo Luật SHTT năm 2005 và yêu cầu bồi thường thiệt hại.[6] Nguyên đơn đã yêu cầu tính toán thiệt hại dựa trên số lượng hộp thuốc Postinor (do nguyên đơn sản xuất) không bán được (1,2 triệu hộp) kể từ khi xuất hiện thuốc Posinight (do bị đơn sản xuất, vi phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu của nguyên đơn). Tuy nhiên, Tòa án cấp sơ thẩm không sử dụng số liệu này mà lại giải quyết theo hướng: “Xét thấy trong kinh doanh việc doanh số bị giảm do nhiều nguyên nhân, trong đó có một nguyên nhân là sự xuất hiện thuốc Posinight. Do vậy cần căn cứ vào số lượng thuốc Posinight đã bán được là số lượng mà thuốc Postinor bị giảm”. Cụ thể, Tòa án đã tính thiệt hại theo công thức: Số lượng hộp thuốc mà bị đơn bán (391.414 hộp) x giá bán một hộp thuốc của nguyên đơn (0.4 USD) x tỷ lệ lãi trên mỗi hộp thuốc của nguyên đơn (30%). Cách tính này không phù hợp với quy định tại Điều 205 Luật SHTT năm 2005. Đây không phải là lợi nhuận của nguyên đơn bị giảm sút (vì số hộp thuốc mà bị đơn đã bán chưa chắc bằng số hộp thuốc nguyên đơn có thể bán), cũng không phải là lợi nhuận của bị đơn thu được. Sau đó, tranh chấp này đã được giải quyết giám đốc thẩm. Cấp giám đốc thẩm đã nhận định Tòa án cấp sơ thẩm coi số lượng thuốc Posinight mà bị đơn đã tiêu thụ chính bằng số lượng thuốc nguyên đơn lẽ ra có thể tiêu thụ được là không có căn cứ, vì trong quá trình kinh doanh, bị đơn phải áp dụng biện pháp hợp pháp như khuyến mại, quảng cáo… để tiêu thụ sản phẩm của mình và việc nguyên đơn bị giảm sút lợi nhuận không chỉ do bị bị đơn cạnh tranh không lành mạnh, mà còn do nhiều tác động khách quan của thị trường sản phẩm thuốc tránh thai. Tòa án cấp sơ thẩm chỉ căn cứ vào lời trình bày của nguyên đơn để xác định mức lợi nhuận bằng 30% doanh thu bán hàng, trên cơ sở đó xác định mức thiệt hại đúng bằng mức lợi nhuận nêu trên để buộc bị đơn phải bồi thường là không có căn cứ. Bản án sơ thẩm và phúc thẩm bị hủy.

Tại một số quốc gia, lợi nhuận mà bị đơn thu được có thể được coi như một căn cứ để xác định mức bồi thường. Tuy nhiên, cách áp dụng không chỉ đơn giản là cộng vào mức bồi thường một con số tương ứng mà cần có sự tính toán, chuyển hóa nhất định. Mức bồi thường thiệt hại đối với kiểu dáng công nghiệp (Design Patent Law, Điều 35 U.S.C. 289) ngoài áp dụng những nguyên tắc cơ bản còn có một cách tính riêng bằng toàn bộ lợi nhuận của bên vi phạm và không thấp hơn 250 USD. Bên cạnh đó, theo Luật Sáng chế Hoa Kỳ, mức bồi thường có thể được tính toán dựa trên thiệt hại thực tế bao gồm lợi nhuận mà nguyên đơn bị mất đi. Để chứng minh, người ta áp dụng một thử nghiệm tên gọi “Panduit test”.[7] Theo thử nghiệm này, chủ sở hữu bằng sáng chế phải chứng minh bốn yếu tố: (1) nhu cầu cho sản phẩm được cấp bằng sáng chế, (2) bên vi phạm thực hiện hành vi mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu, (3) khả năng sản xuất và tiếp thị để đáp ứng nhu cầu, (4) số lợi nhuận mà nguyên đơn đã có thể thu được.[8] Mặc dù không phải là một tiêu chuẩn theo quy định pháp luật nhưng thử nghiệm Panduit được nhiều Tòa án chấp nhận và áp dụng khi đánh giá mức thiệt hại do xâm phạm sáng chế tại Hoa Kỳ.[9]

Tại Nhật Bản, phương thức xác định mức bồi thường lại theo hướng tương tự như vụ việc cạnh tranh không lành mạnh được đề cập ở trên. Mức thiệt hại được tính bằng cách lấy số lượng đơn vị hàng hóa mà bị đơn đã bán được nhân với mức lợi nhuận trên một đơn vị sản phẩm của nguyên đơn và mức thiệt hại này không vượt quá năng lực sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đó của nguyên đơn.[10] Xét về mặt thực tế, cách tính này tỏ ra hiệu quả. Hành vi xâm phạm của bị đơn dẫn đến bị đơn bán được hàng hóa còn nguyên đơn thì không (hoặc giảm sút) thì con số hàng hóa mà bị đơn đã bán là xác định được, trong khi số hàng hóa mà nguyên đơn không bán được lại khó xác định hơn. Mặc dù vậy, nhiều trường hợp bị đơn từ chối cung cấp các số liệu này, Luật Quyền tác giả của Hàn Quốc đã vận dụng nguyên tắc “discovery” (có nguồn gốc từ pháp luật Hoa Kỳ) để buộc bị đơn cung cấp các thông tin, nếu không sẽ phải bồi thường theo mức mà nguyên đơn yêu cầu.[11] Pháp luật Nhật Bản dựa trên nguyên tắc khi bên vi phạm tạo ra lợi nhuận từ hành vi xâm phạm thì lợi nhuận đó được coi là thiệt hại mà chủ thể có quyền đã mất đi. Mặc dù cách quy định này khá giống pháp luật SHTT Việt Nam, nhưng nếu xem xét kỹ thì điểm a khoản 1 Điều 205 Luật SHTT năm 2005 tính mức bồi thường dựa trên khoản lợi nhuận mà bị đơn đã thu được khi khoản lợi nhuận bị giảm sút của nguyên đơn chưa được tính vào tổng thiệt hại vật chất, tức là có sự ưu tiên cho lợi nhuận bị giảm sút của nguyên đơn trước, nếu không xác định được thì mới coi lợi nhuận mà bị đơn đã thu được làm giá trị thay thế.

3. Xác định mức bồi thường dựa trên giá chuyển giao quyền sử dụng đối tượng quyền sở hữu trí tuệ

Chuyển giao quyền sử dụng là một hoạt động tương đối phổ biến trong lĩnh vực SHTT. Xuất phát từ tính chất vô hình của tài sản trí tuệ, một chủ thể đang sử dụng hợp pháp tài sản đó không ngăn cản trường hợp hai hay nhiều chủ thể khác cũng đồng thời sử dụng. Việc chuyển giao quyền sử dụng càng nhiều càng đem lại giá trị vật chất cho chủ sở hữu quyền. Việc một chủ thể sử dụng bất hợp pháp tài sản SHTT làm chủ sở hữu mất đi một khoản lợi từ việc chuyển giao đối tượng đó. Như vậy, khoản tiền chuyển giao quyền sử dụng đối tượng SHTT bị mất có thể coi là một dạng thiệt hại cho chủ sở hữu, dùng làm căn cứ xác định mức bồi thường. Giá chuyển giao quyền sử dụng đối tượng SHTT được tính trên cơ sở giả định bị đơn được nguyên đơn chuyển giao quyền sử dụng theo hợp đồng sử dụng đối tượng SHTT trong phạm vi tương ứng với hành vi xâm phạm đã thực hiện.

Cụ thể, giá chuyển giao quyền sử dụng đối tượng SHTT được xác định theo một trong các cơ sở: (1) khoản tiền phải trả nếu người có quyền và người xâm phạm quyền tự do thỏa thuận, ký kết hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng đối tượng quyền SHTT đó, hành vi xâm phạm chính là hành vi sử dụng đối tượng quyền SHTT; (2) giá chuyển giao quyền sử dụng đối tượng SHTT giả định được xác định theo phương pháp xác định số tiền mà bên có quyền (nguyên đơn) và bên được chuyển giao (bị đơn) có thể đã thỏa thuận vào thời điểm xảy ra hành vi xâm phạm, nếu các bên tự nguyện thoả thuận với nhau về khoản tiền đó; và (3) giá chuyển giao quyền sử dụng đối tượng SHTT được áp dụng trong lĩnh vực tương ứng được nêu trong các thông lệ chuyển giao quyền sử dụng đối tượng SHTT trước đó.

Trong bản án số 1549/2010/KDTM-ST ngày 27/9/2010 của Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh, ông Trọng kiện ông Đăng về hành vi xâm phạm quyền tác giả đối với hai ca khúc do ông Trọng sáng tác. Cụ thể, ông Đăng đã sử dụng hai ca khúc này mà không xin phép, không trả tiền cho ông Trọng đồng thời tự ý sửa chữa lời bài hát, tên bài hát làm ảnh hưởng đến uy tín, danh tiếng của nguyên đơn. Ông Trọng đưa ra yêu cầu bồi thường thiệt hại vật chất năm triệu đồng đối với hành vi sử dụng tác phẩm mà không xin phép, không trả tiền. Tòa án đã chấp nhận yêu cầu này với lập luận: “Xét đây là khoản thu nhập mà người bị thiệt hại thu được từ việc chuyển giao quyền sử dụng đối tượng quyền SHTT”. Khoản tiền này căn cứ vào giá chuyển giao một bài hát theo hợp đồng của ông Trọng với một chủ thể khác.

Nhìn chung, phương pháp này có ưu điểm là trong một số trường hợp, việc chứng minh thiệt hại vật chất cụ thể là điều hết sức khó khăn, khoản tiền chuyển giao tài sản trí tuệ là một lợi ích mà đáng lẽ chủ sở hữu phải được hưởng. Căn cứ bồi thường dựa trên giá chuyển giao quyền sử dụng đối tượng quyền SHTT cũng được quy định trong pháp luật nhiều quốc gia. Điều 13 của Chỉ thị về thực thi quyền SHTT của Liên minh châu Âu[12] quy định các cơ quan thẩm quyền của các nước thuộc EU phải tính mức bồi thường thiệt hại về vi phạm quyền SHTT trên cơ sở: phải dựa trên các thiệt hại của chủ đối tượng SHTT bao gồm giảm sút lợi nhuận, các lợi nhuận bất chính mà bên xâm phạm thu được và trong các trường hợp cụ thể còn có các thiệt hại về tinh thần mà chủ sở hữu phải chịu; hoặc có thể tính bằng phương án khác, trong trường hợp phù hợp, đó là khoản tiền không thấp hơn tiền bản quyền hoặc tiền phí li xăng bên vi phạm đáng lẽ phải trả nếu được trao quyền sử dụng đối tượng SHTT liên quan. Điều 102 Luật Sáng chế Hoa Kỳ và Điều 39 Luật về Kiểu dáng công nghiệp Nhật Bản cũng quy định chủ thể có quyền có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại một khoản tiền hợp lý bằng với khoản tiền mà thông thường chủ sở hữu được hưởng hoặc khoản chuyển giao li-xăng hợp lý đối với đối tượng đó. Tại Đức, đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, chủ sở hữu quyền có thể lựa chọn một trong ba căn cứ để xác định mức bồi thường thiệt hại: (1) thiệt hại thực tế mà bên bị vi phạm phải gánh chịu; (2) khoản phí li-xăng hợp lý như các trường hợp chuyển giao thông thường; (3) khoản lợi nhuận bất hợp pháp mà bên vi phạm đạt được từ hành vi xâm phạm.[13]

4. Mức bồi thường do Tòa án ấn định

Ngay cả ở những quốc gia có truyền thống pháp luật phát triển thì việc xác định mức bồi thường thiệt hại trong lĩnh vực SHTT cũng không dễ dàng.[14] Trong trường hợp không thể xác định được mức bồi thường thiệt hại về vật chất cụ thể theo các căn cứ quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 205 Luật SHTT năm 2005 thì mức bồi thường do Tòa án ấn định, tùy thuộc vào mức độ thiệt hại nhưng không quá năm trăm triệu đồng. Quy định này giải quyết các trường hợp việc xác định mức bồi thường cụ thể theo thiệt hại thực tế hay giá chuyển giao đối tượng SHTT gặp phải nhiều khó khăn. Quyền SHTT mang đặc trưng của tài sản vô hình, vấn đề định giá xác định thiệt hại thực tế cũng như tính toán chính xác là không đơn giản.[15] Bộ luật Dân sự năm 2005 cũng như Bộ luật Dân sự năm 2015 đều không có quy định tương tự trong nội dung trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng mà chỉ ghi nhận nguyên tắc thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ. Theo tác giả, quy định này trong Luật SHTT năm 2005 là cần thiết và xử lý được những trường hợp khó khăn trong xác định thiệt hại. Tuy nhiên, cần phải thận trọng về điều kiện áp dụng căn cứ này, đó là chỉ khi không thể xác định mức bồi thường thiệt hại về vật chất theo các căn cứ quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 205 Luật SHTT năm 2005 thì Tòa án mới được ấn định mức bồi thường. Nếu bị lạm dụng, Tòa án ấn định mức bồi thường không thỏa đáng làm mất ý nghĩa của quy định này, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của các chủ thể.

Theo Thông tư số 02/2008, Tòa án dựa trên một số căn cứ để ấn định mức bồi thường. Căn cứ thứ nhất là hoàn cảnh, động cơ xâm phạm. Mức bồi thường là khác nhau cho trường hợp xâm phạm do cố ý, do vô ý, do bị khống chế, hoặc do bị lệ thuộc về vật chất, tinh thần, xâm phạm lần đầu, tái phạm…. Với quy định này, yếu tố lỗi đã gián tiếp được đề cập làm căn cứ xác định mức bồi thường. Tuy nhiên, quy định này chỉ áp dụng cho trường hợp tại điểm c khoản 1 Điều 205 Luật SHTT năm 2005 chứ không phải trong tất cả các trường hợp bồi thường do hành vi xâm phạm quyền SHTT. Căn cứ thứ hai là cách thức thực hiện hành vi xâm phạm bao gồm các trường hợp như xâm phạm riêng lẻ, có tổ chức, tự thực hiện hành vi xâm phạm, mua chuộc, lừa dối, cưỡng ép người khác thực hiện hành vi xâm phạm… cùng với phạm vi lãnh thổ, thời gian, khối lượng, quy mô thực hiện hành vi xâm phạm. Thứ ba, ảnh hưởng, hậu quả của hành vi xâm phạm tác động đến không chỉ các lợi ích vật chất của chủ thể quyền mà còn đối với danh dự, nhân phẩm, uy tín, danh tiếng ở phạm vi trong nước và quốc tế. Đây là những cơ sở cho thấy mức độ, tính chất của hành xi xâm phạm quyền SHTT và những hậu quả bất lợi gây ra cho chủ sở hữu quyền. Dựa trên căn cứ này, Tòa án đánh giá và ấn định mức bồi thường tương xứng.

Về mặt thực tiễn, Tòa án đã áp dụng quy định tại điểm c khoản 1 Điều 205 Luật SHTT năm 2005 để xác định mức bồi thường thiệt hại cho tranh chấp liên quan đến sáng chế và kiểu dáng công nghiệp giữa công ty Thành Đồng và cơ sở Ngọc Thanh.[16] Cơ sở Ngọc Thanh đã có hành vi xâm phạm quyền SHTT của công ty Thành Đồng, do đó có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại xảy ra. Tuy nhiên, trong vụ việc này công ty Thành Đồng không chứng minh được thiệt hại thực tế. Do hành vi xâm phạm quyền SHTT của cơ sở Ngọc Thanh kéo dài và có hệ thống, đã làm ảnh hưởng đến thu nhập kinh doanh mất cơ hội kinh doanh trong việc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế và kiểu dáng công nghiệp, danh tiếng và hình ảnh của công ty Thành Đồng bị giảm sút, chi phí để thực hiện các chiến dịch quảng cáo bị phá hỏng nên Tòa án đã ấn định mức bồi thường là hai trăm triệu đồng. Lập luận của Tòa đã dựa trên các căn cứ như cách thức, phạm vi thực hiện hành vi xâm phạm, ảnh hưởng của hành vi đó đến hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường của nguyên đơn…. Mức bồi thường được ấn định trong khoảng cho phép của Luật SHTT năm 2005 là không quá năm trăm triệu đồng.

5. Chi phí luật sư

Phí luật sư là một trong những điểm đặc biệt của bồi thường thiệt hại trong lĩnh vực SHTT. Trong tố tụng dân sự, theo quy định tại khoản 3 Điều 144 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004 (sửa đổi, bổ sung năm 2011), chi phí cho luật sư do người yêu cầu chịu, trừ trường hợp các bên đương sự có thoả thuận khác. Điều 168 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 cũng quy định tương tự, theo đó chi phí cho luật sư là khoản tiền phải trả cho luật sư theo thỏa thuận của đương sự với luật sư trong phạm vi quy định của tổ chức hành nghề luật sư và theo quy định của pháp luật, do người có yêu cầu chịu, trừ trường hợp các bên đương sự có thỏa thuận khác. Không nhiều các tranh chấp mà chủ thể quyền có thể tự bảo vệ tốt quyền lợi của mình, do đó việc yêu cầu tổ chức, luật sư tư vấn là hoàn toàn hợp lý.

Khoản 3 Điều 205 Luật SHTT năm 2005 quy định ngoài các khoản bồi thường vật chất và tinh thần, chủ thể quyền có quyền yêu cầu Tòa án buộc tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền SHTT phải thanh toán chi phí hợp lý để thuê luật sư. Tương tự, trong tố tụng trọng tài, chi phí luật sư thường xuyên được coi là một thiệt hại được bồi thường.[17] Mức chi phí bao gồm mức thù lao luật sư và chi phí đi lại, lưu trú cho luật sư. Mức thù lao do luật sư thỏa thuận với khách hàng trong hợp đồng dịch vụ pháp lý dựa trên các căn cứ và phương thức tính thù lao quy định tại Điều 55 của Luật Luật sư năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2012. Mặc dù được pháp luật ghi nhận nhưng trên thực tế việc chấp nhận hay không phí luật sư và chấp nhận ở mức bao nhiêu thì nhiều Tòa án còn lúng túng. Một số điểm cần làm rõ: thứ nhất, chi phí luật sư có phải là một loại thiệt hại hay không; thứ hai, khi nào thì chủ thể quyền SHTT được thanh toán chi phí này; thứ ba, chi phí luật sư bao nhiêu là hợp lý và căn cứ trên yếu tố nào.

Trong một tranh chấp được giải quyết tại Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại TP. Hồ Chí Minh,[18] nguyên đơn yêu cầu bị đơn bồi thường 100.000.000 đồng chi phí thuê luật sư do bị đơn vi phạm việc sử dụng tên thương mại của nguyên đơn, theo khoản 3 Điều 205 Luật SHTT năm 2005 thì bị đơn phải có trách nhiệm bồi thường tiền chi phí mà nguyên đơn bỏ ra để thuê luật sư. Căn cứ hợp đồng dịch vụ pháp lý mà nguyên đơn đã ký với Văn phòng luật sư và các hóa đơn giá trị gia tăng, xác nhận lệnh chuyển tiền của ngân hàng thì phía nguyên đơn đã thanh toán cho Văn phòng luật sư tổng số tiền là 100.000.000 đồng theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng. Do vậy, yêu cầu này của nguyên đơn là có cơ sở chấp nhận. Thứ nhất, Tòa án đã vận dụng quy định của Luật SHTT năm 2005 để yêu cầu bị đơn bồi thường cho nguyên đơn khoản chi phí luật sư. Thứ hai, những chứng cứ mà nguyên đơn đưa ra và được Tòa chấp nhận bao gồm: hợp đồng dịch vụ pháp lý, hóa đơn, chứng cứ về việc chuyển tiền. Thứ ba, mức 100.000.000 đồng theo Tòa là hợp lý trong vụ việc này.

Về mặt bản chất, có thể coi chi phí luật sư là một loại thiệt hại. Chi phí luật sư phát sinh do có hành vi xâm phạm quyền dẫn đến tranh chấp xảy ra và bên bị vi phạm cần thiết phải thuê luật sư để bảo vệ quyền lợi cho mình. Nếu không có hành vi xâm phạm, bên có quyền khai thác quyền của mình một cách bình thường và không phải trả bất kỳ khoản chi phí nào. Quy định nghĩa vụ bồi thường khoản tiền này là hợp lý. Tuy nhiên, trong vụ việc trên Tòa án xác định mức bồi thường theo đúng số tiền nguyên đơn đưa ra đã là hợp lý hay chưa, và có thể áp dụng trong những vụ việc tương tự hay không. Tham khảo nhiều tranh chấp đã được giải quyết, mức phí luật sư được Tòa chấp nhận là rất khác nhau.

Nhìn chung, Luật SHTT năm 2005 đưa ra quy định cho phép yêu cầu bồi thường chi phí luật sư theo quan điểm tác giả đó là một điểm tiến bộ, tuy nhiên vấn đề áp dụng trên thực tế còn nhiều bất cập. Đến nay, hầu như quyền quyết định mức bồi thường đều dựa trên đánh giá của Tòa án chứ chưa có khung quy định cụ thể.

6. Kiến nghị

Thứ nhất, quy định yếu tố lỗi làm căn cứ tăng mức bồi thường thiệt hại.

Khi có hành vi xâm phạm quyền SHTT, yếu tố lỗi nên là một trong những căn cứ để tăng mức bồi thường thiệt hại. Bộ luật Dân sự năm 2015 lấy yếu tố lỗi làm căn cứ để giảm mức bồi thường (nếu không có lỗi hoặc lỗi vô ý và thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế của mình).[19] Đối với quyền SHTT, một trong những nguyên tắc bảo hộ đó là nguyên tắc độc quyền, tức là nếu chủ thể đã sáng tạo ra đối tượng và đăng ký bảo hộ theo đúng quy định pháp luật thì trong thời hạn bảo hộ chỉ có chủ sở hữu có độc quyền khai thác, chuyển giao đối tượng đó (trừ một số trường hợp đặc biệt mà pháp luật có quy định). Để có được độc quyền này, chủ sở hữu phải thực hiện những thủ tục nhất định, đóng các khoản phí duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ, đồng thời khi hết thời hạn bảo hộ, các quyền tài sản chấm dứt đồng nghĩa với việc xã hội được phép sử dụng tài sản đó. Do vậy, nếu có hành vi xâm phạm xảy ra, chủ sở hữu quyền SHTT xứng đáng được bồi thường ít nhất bằng đúng khoản thiệt hại. Cách quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005 cũng như Bộ luật Dân sự năm 2015 cho phép giảm mức bồi thường trong một số trường hợp liên quan đến yếu tố lỗi khó có thể áp dụng đối với quyền SHTT, nếu bên gây thiệt hại không phải bồi thường thì chính chủ thể có quyền phải chịu thiệt hại. Điều 45 Hiệp định TRIPS ghi nhận “cơ quan xét xử được quyền ra lệnh thu hồi các khoản lợi nhuận và/ hoặc trả các khoản đền bù thiệt hại đã ấn định trước, kể cả trường hợp người xâm phạm đã thực hiện hành vi xâm phạm khi không biết hoặc không có căn cứ để biết điều đó”.

Theo tác giả, yếu tố lỗi nên được xem xét như là một căn cứ để tăng mức bồi thường. Trong trường hợp bên vi phạm với lỗi cố ý (đã biết về việc đối tượng SHTT được bảo hộ hợp pháp, chủ thể quyền SHTT đã có thông báo yêu cầu chấm dứt hành vi xâm phạm nhưng vẫn tiếp tục thực hiện…) thì có thể chịu mức bồi thường cao hơn so với thiệt hại thực tế theo các căn cứ tại khoản 1 Điều 205 Luật SHTT năm 2005 với tính chất là một hình thức “phạt”. Điều này không đi ngược lại với bản chất của bồi thường là “khôi phục lại tình trạng ban đầu”, “đền bù giá trị bị thiệt hại”… Để sử dụng, khai thác tài sản của người khác cần có sự đồng ý của chủ sở hữu. Bên vi phạm sử dụng tài sản trí tuệ bất hợp pháp làm mất đi sự thể hiện ý chí của chủ thể quyền, đó là một loại thiệt hại suy đoán bên cạnh các thiệt hại thực tế như giảm sút về vật chất, mất lợi ích từ việc chuyển giao quyền. Đây cũng là một biện pháp phòng ngừa hành vi xâm phạm xảy ra, khi đó chủ thể có ý định thực hiện hành vi xâm phạm phải cân nhắc những khả năng mình phải gánh chịu từ hành vi xâm phạm đó, đồng thời, cũng bảo vệ những lợi ích mà chủ sở hữu quyền SHTT xứng đáng được hưởng.

Hiện nay, pháp luật nhiều quốc gia đã theo hướng này và tỏ ra hữu hiệu. Như trường hợp Luật Sáng chế Hoa Kỳ được đề cập ở trên, Tòa án có thể tăng mức bồi thường thiệt hại lên gấp ba lần thiệt hại thực tế trong trường hợp lỗi cố ý và không ngay tình.

Thứ hai, quy định nguyên tắc xác định chi phí luật sư hợp lý.

Như đã đề cập, xác định chi phí luật sư là một khoản được bồi thường theo Luật SHTT năm 2005 là hợp lý, tuy nhiên hiện nay có quá ít điều luật quy định về vấn đề này. Thông thường, trong từng vụ việc cụ thể, Tòa án cân nhắc mức chi phí hợp lý dựa trên chứng cứ được cung cấp. Một số căn cứ được tham khảo để đánh giá sự hợp lý của chi phí luật sư như: mức độ phức tạp của vụ việc, nội dung, tính chất của dịch vụ pháp lý, uy tín, kinh nghiệm và trình độ của luật sư, thời gian trung bình được các luật sư sử dụng để giải quyết trong các vụ việc tương tự, giá cả của dịch vụ tư vấn theo thị trường.[20

Tại Hoa Kỳ, một phương pháp được áp dụng để tính phí luật sư mang tên “Lodestar” dựa trên thời gian làm việc hợp lý của luật sư trong tranh chấp đó. Cách tính này có vẻ khá hợp lý, tuy nhiên cũng cần tính đến các yếu tố khác liên quan đến uy tín, kinh nghiệm của luật sư và độ phức tạp của tranh chấp. Điều 285 Luật Sáng chế Hoa Kỳ cho phép Tòa án chấp nhận chi phí luật sư hợp lý cho bên thắng kiện trong những trường hợp mà hành vi xâm phạm là cố ý hoặc có chuẩn bị trước. Nhìn chung, hầu hết các nước đều xem xét chi phí luật sư là một khoản tiền được phép bồi thường. Tuy nhiên, để xác định như thế nào là hợp lý cần có những căn cứ nhất định, bởi trong nhiều vụ việc chi phí thuê luật sư có thể rất cao, nhất là đối với các tranh chấp tài sản trí tuệ có giá trị lớn..

CHÚ THÍCH

[1]* Giảng viên Khoa Luật Dân sự, Trường ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh.Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 36/2009/QH12 ngày 19/6/2009 (Luật SHTT năm 2005).

[2] Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật SHTT về bảo vệ quyền SHTT và quản lý nhà nước về SHTT, được sửa đổi theo Nghị định số 119/2010 ngày 30/12/2010.

[3] Phù hợp với quy định tại khoản 4 Điều 589 Bộ luật Dân sự năm 2015: “Thiệt hại khác do luật định” (Bộ luật Dân sự năm 2005 chưa đề cập vấn đế này). Xem Đỗ Văn Đại (chủ biên), Bình luận khoa học Những điểm mới của Bộ luật Dân sự 2015, Nxb. Hồng Đức, 2016, tr. 472.

[4] Nguyễn Xuân Quang, Lê Nết và Nguyễn Hồ Bích Hằng, Luật dân sự Việt Nam, Nxb. Đại học Quốc gia TP. HCM, 2007, tr. 471.

[5] Tổng doanh thu của bị đơn được tính trên cơ sở toàn bộ các hóa đơn, chứng từ bán sản phẩm hoặc sử dụng tác phẩm vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của nguyên đơn mà bị đơn đã thực hiện. Tòa án phải xem xét đến các khoản chi phí mà bị đơn đã bỏ ra để có thể khấu trừ khoản tiền này trong tổng doanh thu của bị đơn hoặc xác định một phần lợi nhuận của bị đơn là doanh thu từ các hoạt động khác không liên quan đến hành vi xâm phạm, nếu có. Xem Mục B.I.2.1 Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTT&DL-BKH&CN-BTP ngày 3/4/2008 Hướng dẫn giải quyết tranh chấp về SHTT tại Tòa án nhân dân (Thông tư số 02/2008).

[6] Bản án sơ thẩm số 275/2006/DS-ST ngày 29/3/2006 của Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh và Quyết định số 29/2009/DS-GĐT ngày 9/9/2009 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

[7] Mark Gallager and Kelly Caputo, “Calculating Damages Arising from Design Patent Infringment”, Intellectual Property Litigation, Volume 20, Number 4, 2009, pp. 11.

[8] Vụ việc Panduit Corp. v. Stahlin Bros. Fibre Works, Inc., 575 F.2d 1152, 1156 (6th Cir. 1978).

[9] Vụ  State Indus. v. Mor-Flo Indus., 883 F.2d 1573, 1577 (Fed. Cir.1989).

[10] Điều 102 Luật Sáng chế Nhật Bản (Luật số 121 năm 1959, bản sửa đổi bởi Luật số 109 năm 2006, có hiệu lực ngày 30/9/2007); Điều 38 Luật Nhãn hiệu Nhật Bản (Luật số 127 ngày 13/4/1959, được sửa đổi bởi Luật số 55 năm 2006); Điều 39 Luật Kiểu dáng công nghiệp Nhật Bản (Luật số 125 năm 1959, được sửa đổi bởi Luật số 55 năm 2006, có hiệu lực ngày 1/4/2007). Mặc dù các đối tượng khác nhau được quy định trong các văn bản khác nhau, đường lối giải quyết về bồi thường thiệt hại khi có xâm phạm quyền SHTT là tương tự với những nguyên tắc cơ bản được đề cập, khác với pháp luật Hoa Kỳ ghi nhận riêng biệt hướng xử lý cho từng đối tượng.

[11] Nguyễn Hải An, “So sánh hành vi xâm phạm quyền tác giả và bồi thường thiệt hại trong tố tụng dân sự giữa Luật quyền tác giả Hàn Quốc và Luật SHTT Việt Nam”, Tạp chí Tòa án nhân dân, số 11, tháng 6/2014, tr. 31.

[12] Chỉ thị số 2004/48/EC ngày 29/4/2004 của Liên minh châu Âu về thực thi quyền SHTT, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32004L0048R%2801%29, truy cập ngày 16/5/2016.

[13] Frank – Erich Hufnagel, Exemplary Damages/ Willful Infringement – A German Perspective, Freshfields Bruckhaus Deringer, 2005, pp. 78.

[14] Dennis S. Corgill, “Measuring the gains of trademark infringement”, Fordham Law Review, Vol. 65, 1997, pp. 1940.

[15] Trần Văn Nam (Chủ biên), Quyền tác giả ở Việt Nam – Pháp luật và thực thi, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, năm 2014, tr. 232.

[16] Bản án phúc thẩm số 96/2010/KDTM-PT ngày 03/6/2010 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao.

[17] Đỗ Văn Đại, Luật Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Việt Nam – Bản án và bình luận bản án, Tập 2, Nxb. Hồng Đức, 2016, tr. 471.

[18] Bản án phúc thẩm số 53/2013/KDTM-PT ngày 08/01/2013 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại TP. Hồ Chí Minh.

[19] Khoản 2 Điều 585 Bộ luật Dân sự năm 2015.

[20] Đinh Thị Mai Phương, “Phí luật sư trong trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo Luật Sở hữu trí tuệ”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 19(90) tháng 1/2007, tr. 56-59.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

• Chỉ thị số 2004/48/EC ngày 29/4/2004 của Liên minh châu Âu về thực thi quyền SHTT [trans: Directive No. 2004/48/EC 29 April 2004 of EU on enforcement intellectual property right]
• Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật SHTT về bảo vệ quyền SHTT và quản lý nhà nước về SHTT [trans: Decree No. 105/2006/ND-CP dated 22/9/2006 detailing and guiding the implementation of articles of the Law on intellectual property right protection and state management of intellectual property]
• Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTT&DL-BKH&CN-BTP ngày 3/4/2008 Hướng dẫn giải quyết tranh chấp về SHTT tại Tòa án nhân dân [trans: Joint Circular No. 02/2008/ TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTT&DL-BKH&CN-BTP dated 3/4/2008 Guide to resolving intellectual property disputes in People’s Courts]
• Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009 [trans: Intellectual property Law 2005, amendments 2009]
• Bộ luật Dân sự năm 2015 [trans: the 2015 Civil Code].
• Nguyễn Hải An, “So sánh hành vi xâm phạm quyền tác giả và bồi thường thiệt hại trong tố tụng dân sự giữa Luật quyền tác giả Hàn Quốc và Luật SHTT Việt Nam”, Tòa án nhân dân, số 11, tháng 6/2014 [trans: Nguyen Hai An, “Comparing copyright infringement and compensation for damages in civil proceedings between the Korean Copyright Law and the Vietnamese Intellectual Property Law”, The People’s Court Journal, No. 11, June 2014]
• Dennis S. Corgill, “Measuring the gains of trademark infringement”, Fordham Law Review, Vol. 65, 1997
• Đỗ Văn Đại (chủ biên), Bình luận khoa học Những điểm mới của Bộ luật Dân sự 2015, Nxb. Hồng Đức, năm 2016 [trans: Do Van Dai (Ed), Commentary the new articles of Civil Code 2015, Hong Duc Press, 2016]
• Đỗ Văn Đại, Luật Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Việt Nam – Bản án và bình luận bản án, Tập 2, Nxb. Hồng Đức, năm 2016 [trans: Do Van Dai, Law on compensation for damages in Vietnam – Judgments and commentaries, Hong Duc Press, 2016]
• Mark Gallager and Kelly Caputo, “Calculating Damages Arising from Design Patent Infringment”, Intellectual Property Litigation, Volume 20, Number 4, 2009
• Frank – Erich Hufnagel, Exemplary Damages/ Willful Infringement – A German Perspective, Freshfields Bruckhaus Deringer, 2005
• Trần Văn Nam (Chủ biên), Quyền tác giả ở Việt Nam – Pháp luật và thực thi, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, năm 2014 [trans: Tran Van Nam (Ed), Copyright in Vietnam – Law and implementation, Justice Press, Hanoi, 2014]
• Đinh Thị Mai Phương, “Phí luật sư trong trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo Luật Sở hữu trí tuệ”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 19(90) tháng 1/2007 [trans: Dinh Thi Mai Phuong, “Attorney fees in liability for compensation under the Intellectual property Law”, Legislative studies Journal, No. 19(90), Jan 2007]
• Nguyễn Xuân Quang, Lê Nết và Nguyễn Hồ Bích Hằng, Luật dân sự Việt Nam, Nxb. Đại học Quốc gia TP. HCM, năm 2007 [trans : Nguyen Xuan Quang, Le Net and Nguyen Ho Bich Hang, Civil code of Vietnam, HCMC National University Press, 2007]