Về một số vấn đề phát sinh trong quá trình giải quyết tranh chấp liên quan đến xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu

Về một số vấn đề phát sinh trong quá trình giải quyết tranh chấp liên quan đến xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu

Xem thêm bài viết về “Giải quyết tranh chấp”

• Đánh giá quy định pháp luật hiện hành về hòa giải viên thương mại ở Việt Nam – ThS. Lê Hương Giang
• Phân tích đặc điểm giải quyết tranh chấp phát sinh trong quan hệ hành chính – Xóm Luật
• Một số ý kiến nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam hiện hành về giải quyết tranh chấp lao động tập thể trong doanh nghiệp bằng thủ tục trọng tài – ThS. Nguyễn Thị Bích
• Thẩm quyền của Tòa án nhân dân đối với tranh chấp, yêu cầu về dân sự, hôn nhân và gia đình – TS. Nguyễn Văn Tiến
• Mô hình giải quyết tranh chấp môi trường bằng hòa giải tại một số quốc gia – Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam – TS. Trần Việt Dũng & ThS. Ngô Nguyễn Thảo Vy

Quyền sở hữu trí tuệ phát sinh hoặc theo nguyên tắc tự động hoặc trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký.[1] Xuất phát từ nội dung và giới hạn của quyền SHTT, việc xác định hành vi xâm phạm quyền SHTT phải bảo đảm để “hành vi bị xem xét”[2] đồng thời thỏa mãn các căn cứ như:[3] (i) Đối tượng bị xem xét[4] thuộc phạm vi các đối tượng đang được bảo hộ quyền SHTT; (ii) Có yếu tố xâm phạm trong đối tượng bị xem xét; (iii) Người thực hiện hành vi bị xem xét không phải là chủ thể quyền SHTT và không phải là người được pháp luật hoặc cơ quan có thẩm quyền cho phép và (iv) Hành vi xem xét xảy ra tại Việt Nam. Trong đó, để kết luận về hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, đối tượng bị xem xét sẽ được đánh giá ở hai khía cạnh: tình trạng, phạm vi bảo hộ (1) và tính trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đang được bảo hộ; hàng hóa, dịch vụ gắn đối tượng bị xem xét trùng hoặc tương tự với hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi bảo hộ (2).

1. Tình trạng và phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu là đối tượng bị xem xét

Phạm vi quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu theo khoản 1 Điều 16 Nghị định 103/2006/NĐ-CP được xác định theo phạm vi bảo hộ[5] được ghi trong Văn bằng bảo hộ.

Đối với nhãn hiệu, tình trạng và phạm vi bảo hộ thể hiện qua thông tin từ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, cụ thể là các thông tin về: mẫu nhãn hiệu, danh mục sản phẩm, dịch vụ sử dụng cho nhãn hiệu và thời hạn bản hộ của nhãn hiệu.[6]

Mẫu nhãn hiệu thể hiện ra sao, phạm vi bảo hộ sẽ tương ứng như vậy. Nhãn hiệu chỉ có thể được bảo hộ nếu cấu thành từ các “dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc”.[7] Vì thế, phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu có thể là một thành phần hoặc tổng thể nhãn hiệu, tùy thuộc vào cấu trúc của các dấu hiệu cấu tạo thành nhãn hiệu. Ví dụ, nhãn hiệu được cấu tạo từ các dấu hiệu là chữ in tiêu chuẩn có phạm vi bảo hộ khác với nhãn hiệu đó nhưng ở dạng chữ cách điệu. Nhãn hiệu chữ in tiêu chuẩn có phạm vi bảo hộ là nội dung cốt lõi của nhãn hiệu, bao gồm kết cấu các chữ cái của nhãn hiệu, phát âm cũng như ý nghĩa của nhãn hiệu (nếu có), trong khi đó nhãn hiệu ở dạng chữ cách điệu được được bảo hộ cả về nội dung cốt lõi của nhãn hiệu như nhãn hiệu chữ in tiêu chuẩn và cách trình bày đặc biệt của kiểu chữ.[8]

Bên cạnh việc dựa vào mẫu nhãn hiệu, tình trạng và phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu cũng được xác định dựa vào hiệu lực của nhãn hiệu. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực từ ngày cấp đến hết mười năm kể từ ngày nộp đơn, và có thể gia hạn liên tiếp nhiều lần, mỗi lần mười năm.

Thông tin về tình trạng hiệu lực văn bằng bảo hộ như duy trì hiệu lực, gia hạn hiệu lực, chấm dứt hiệu lực, hủy bỏ hiệu lực… đều thể hiện trên Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Quy định pháp luật cho thấy hiệu lực của nhãn hiệu có thể gia hạn ngay cả khi trên thực tế, chủ sở hữu không thực hiện nghĩa vụ sử dụng nhãn hiệu bởi lẽ theo quy định khoản 2 Điều 136 và khoản 1 Điều 95 Luật SHTT năm 2005, hồ sơ gia hạn hiệu lực nhãn hiệu không có yêu cầu thông tin về việc tuân thủ nghĩa vụ sử dụng nhãn hiệu, cụ thể bao gồm[9]:

a) Tờ khai yêu cầu gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ, làm theo mẫu 02-GHVB quy định tại Phụ lục C của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN;

b) Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (trường hợp yêu cầu ghi nhận việc gia hạn vào Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu);

c) Giấy ủy quyền (trường hợp nộp đơn thông qua đại diện);

d) Chứng từ nộp lệ phí gia hạn, công bố quyết định gia hạn và đăng bạ quyết định gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu theo quy định.

Mặc dù theo quy định của khoản 4, Điều 95 Luật SHTT năm 2005, mọi tổ chức và cá nhân đều có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền SHCN chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu nếu nhãn hiệu không được chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu cho phép sử dụng liên tục trong thời hạn năm năm, tuy nhiên, cho dù có thực hiện thành công việc yêu cầu chấm dứt hiệu lực của nhãn hiệu vi phạm nghĩa vụ sử dụng, đôi khi hoạt động kinh doanh của bên yêu cầu chấm dứt hiệu lực cũng bị ảnh hưởng không ít. Vấn đề này có thể được làm rõ thông qua vụ kiện xâm phạm quyền giữa hai nhãn hiệu giữa “SEXtra và hình” và “SEFTRA”[10].

Nhãn hiệu “SEFTRA”[11] của Công ty Square Pharmaceuticals Ltd., thuộc loại hình nhãn hiệu thông thường được cấp văn bằng bào hộ trên lãnh thổ Việt Nam ngày 16/4/2007 theo GCNĐKNH số 81173 cho sản phẩm nhóm 5 (dược phẩm), đã được gia hạn 01 lần và ngày hết hạn là 04/07/2015. Nhãn hiệu này đã được chuyển nhượng cho Công ty Kim Đồng theo Quyết định số 2035/QĐ-SHTT ngày 22/8/2013 của Cục SHTT, có nghĩa từ ngày 22.8.2013 Công ty Kim Đồng là chủ sở hữu nhãn hiệu “SEFTRA”.

Vào năm 2012, trên thị trường Việt Nam, sản phẩm mang nhãn hiệu “SEXtra và hình” đã được Công ty cổ phần CVS nhập khẩu và phân phối hợp pháp.[12] Cùng với việc đưa sản phẩm chức năng gắn nhãn hiệu “SEXtra và hình” vào Việt Nam bằng các phương thức trực tiếp và nhượng quyền, Công ty Remedium Lab, Inc cũng đã thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ cho nhãn hiệu “SEXTRA” nhưng đều không thành công vì nhãn hiệu này tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu “SEFTRA” đã được bảo hộ trên lãnh thổ Việt Nam từ năm 2007.[13] Việc nhập khẩu sản phẩm gắn nhãn hiệu“SEXTRA” và “SEXtra và hình” của Công ty CVS đã chấm dứt từ tháng 7/2013, tức trước ngày Hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu của Công ty Kim Đồng phát sinh hiệu lực do có tranh chấp về quyền giữa hai nhãn hiệu.

Tại bản án sơ thẩm số 32/2015/KDTM ngày 17/7/2015, đồng tình với Kết luận giám định của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ – Bộ Khoa học và Công nghệ, Tòa án đã chấp nhận đơn khởi kiện của Công ty Kim Đồng và buộc Công ty CVS phải chấm dứt hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu “SEFTRA” của Công ty Kim Đồng. Tuy nhiên, ngày 07/3/2016, Cục SHTT cũng đã ra Quyết định 811/QĐ-SHTT chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký số 81173 của Công ty Kim Đồng do không sử dụng tại Việt Nam. Ngày 24/01/2017 Cục quản lý Dược – Bộ Y tế cũng có văn bản xác định: từ ngày 16/4/2007 đến 17/7/2015 không cấp số đăng ký lưu hành cho sản phẩm hàng hóa dược phẩm thuốc mang nhãn hiệu “SEFTRA” và từ năm 2010 đến nay chưa cấp giấy phép nhập khẩu thuốc nào có tên thuốc là“SEFTRA”.

Thực tiễn vụ việc không loại trừ tình huống ý tưởng nhận chuyển nhượng nhãn hiệu“SEFTRA”  chỉ xuất hiện khi sản phẩm “SEXtra và hình” được người tiêu dùng Việt Nam lựa chọn. Với suy đoán về khả năng tương tự gây nhầm lẫn của nhãn hiệu “SEXtra và hình” với nhãn hiệu “SEFTRA”, việc nhận chuyển nhượng nhãn hiệu “SEFTRA” có thể giúp chủ sở hữu ngăn cản việc thực hiện đăng ký bảo hộ nhãn hiệu “SEXtra và hình” trên lãnh thổ Việt Nam, đồng nghĩa với việc chấm dứt kinh doanh sản phẩm gắn nhãn hiệu “SEXtra và hình” trên thị trường Việt Nam.

Trước tòa, Bị đơn đã phản tố cho rằng mình không vi phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu của Nguyên đơn,  mà ngược lại từ phía Nguyên đơn đã có hành vi cạnh tranh không lành mạnh bởi lẽ nhãn hiệu của Bị đơn đã không được sử dụng trên thị trường Việt Nam. Nếu như Tòa án yêu cầu các bên cung cấp hoặc tự mình thu thập chứng cứ về tình trạng bảo hộ của các nhãn hiệu đang tranh chấp, vụ kiện đã được giải quyết theo đúng bản chất pháp lý của nội dung quyền SHCN đối với nhãn hiệu.[14]

Quy định pháp luật về gia hạn hiệu lực nhãn hiệu không bắt buộc chứng minh việc thực hiện nghĩa vụ sử dụng cũng có thể xem là sự khuyến khích, hỗ trợ cho chủ sở hữu nhãn hiệu và cũng tương thích với việc đề cao trách nhiệm tự bảo vệ quyền đối với nhãn hiệu của chính chủ sở hữu. Tuy nhiên, sự linh hoạt của quy định pháp luật chỉ có thể đạt được mục đích điều chỉnh nếu như từ góc độ áp dụng pháp luật, cơ quan giải quyết tranh chấp, khi xác định tình trạng bảo hộ của nhãn hiệu không chỉ dựa vào các thông tin theo Giấy chứng nhận đăng ký, hoặc kết luận của cơ quan giám định sở hữu trí tuệ. Văn bản kết luận giám định không đưa ra kết luận về hành vi xâm phạm mà chỉ giới hạn ở việc xác định phạm vi bảo hộ của đối tượng quyền sở hữu trí tuệ và trả lời cho câu hỏi có hay không yếu tố xâm phạm trong đối tượng bị xem xét.[15] Mặc dù yếu tố xâm phạm được tạo ra từ hành vi xâm phạm nhưng đối với cơ quan giám định sở hữu trí tuệ thì yếu tố xâm phạm được đánh giá như một căn cứ độc lập. Có hành vi xâm phạm, có nghĩa có sự tồn tại yếu tố xâm phạm nhưng sự tồn tại yếu tố xâm phạm chưa đủ để kết luận về sự tồn tại hành vi xâm phạm quyền SHCN.[16]

Xem thêm bài viết về “Quyền sở hữu công nghiệp”

• Bồi thường thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp theo luật định – ThS. Nguyễn Thị Bích Ngọc
• Nguyên tắc cân bằng lợi ích giữa chủ sở hữu sáng chế và cộng đồng trong bảo hộ sáng chế – ThS. Nguyễn Phương Thảo & ThS. Lê Khả Luận
• Tên doanh nghiệp và khả năng xâm phạm quyền đối với tên doanh nghiệp từ góc độ pháp luật sở hữu công nghiệp – ThS. Ngô Phương Trà
• Về một số vấn đề phát sinh trong quá trình giải quyết tranh chấp liên quan đến xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu – ThS. Nguyễn Thị Bích Ngọc

2. Tính trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đang được bảo hộ

Với chức năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ giữa các chủ thể kinh doanh nên một dấu hiệu được bảo hộ luôn gắn với một loại hàng hoá, dịch vụ nhất định. Chính vì vậy, để xác định một dấu hiệu bị nghi ngờ có phải là yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, theo khoản 2 Điều 11 Nghị định 105/2006/NĐ-CP “cần phải so sánh dấu hiệu đó với nhãn hiệu, đồng thời phải so sánh sản phẩm, dịch vụ mang dấu hiệu đó với sản phẩm, dịch vụ thuộc phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu”.

Dấu hiệu trùng với nhãn hiệu đang được bảo hộ khi dấu hiệu đó giống hệt hoặc khó phân biệt với nhãn hiệu đang được bảo hộ về cấu trúc, ý nghĩa (nội dung), hình thức thể hiện, được sử dụng cho chính hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi bảo hộ. Trường hợp này không cần xem xét khả năng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ. Đây chính là trường hợp giả mạo nhãn hiệu theo Điều 213 Luật SHTT năm 2005.

Dấu hiệu bị coi là tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đang được bảo hộ khi một số đặc điểm của dấu hiệu đó gần giống về cấu trúc và/hoặc cách phát âm và/hoặc ý nghĩa (nội dung) và/hoặc hình thức thể hiện đến mức làm cho người tiêu dùng không dễ dàng phân biệt được hoặc tưởng lầm rằng các dấu hiệu này là một hoặc dấu hiệu này là biến thể của dấu hiệu kia hoặc hai dấu hiệu này có cùng một nguồn gốc. Như vậy, khác với trường hợp giả mạo nhãn hiệu, việc đánh giá tính tương tự của một dấu hiệu với nhãn hiệu đang được bảo hộ không thể thiếu việc đánh giá khả năng gây nhầm lẫn của dấu hiệu này đối với người tiêu dùng. Điều này cho thấy, nếu nhãn hiệu được đăng ký bảo hộ nhưng không sử dụng, có nghĩa trên thị trường không có sự lưu thông hàng hóa, dịch vụ gắn nhãn hiệu được bảo hộ thì cũng không thể tạo cho người tiêu dùng sự liên tưởng hoặc ấn tượng về sản phẩm mang nhãn hiệu này.

Đối với nhãn hiệu nổi tiếng, phạm vi bảo hộ cao hơn,[17] khi yếu tố bị nghi ngờ sẽ được xem là yếu tố xâm phạm ngay cả khi hàng hóa, dịch vụ không trùng, không tương tự, thậm chí không liên quan đến hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng nhưng có khả năng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ hoặc gây ấn tượng sai lệch về mối quan hệ giữa người sản xuất, kinh doanh sản phẩm, dịch vụ đó với chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng.

Một cách ngắn gọn, đối với dấu hiệu bị nghi ngờ, các yếu tố cần phải được xem xét khi đánh giá về tính trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với một nhãn hiệu khác bao gồm :[18]

– Cấu trúc

– Ý nghĩa (nội dung)

– Cách phát âm (đối với dấu hiệu chữ)

– Hình thức thể hiện (đối với dấu hiệu chữ và dấu hiệu hình)

Cấu trúc của dấu hiệu được đánh giá theo từng loại hình dấu hiệu.[19] Nhãn hiệu được cấu thành từ các dấu hiệu chữ, cấu trúc của nhãn hiệu thể hiện ở số lượng các ký tự và thứ tự các ký tự. Ví dụ: đối với dấu hiệu chữ kiểu tiêu chuẩn như “SEFTRA”, cấu trúc của dấu hiệu này là cách sắp xếp của 6 ký tự S-E-F-T-R-A. Đối với dấu hiệu kết hợp giữa dấu hiệu chữ và dấu hiệu hình như “SEXtra và hình” trên nền màu “đỏ, đen”, trong đó chữ “X” được trình bày theo kiểu cách điệu, cỡ chữ to, chữ “tra” viết thường, cấu trúc của dấu hiệu này không đơn thuần là sự sắp xếp các ký tự S-E-X-T-R-A như dấu hiệu dưới dạng chữ tiêu chuẩn. Vì là dấu hiệu kết hợp giữa chữ và hình nên trong cấu trúc của dấu hiệu này hoặc thành phần mạnh (yếu tố tác động mạnh vào cảm giác người tiêu dùng, gây chú ý và gây ấn tượng về nhãn hiệu khi quan sát), hoặc cấu trúc tổng thể phải có tính phân biệt. Chữ “X” trong sự kết hợp với các chữ “S”, “E” chính là thành phần mạnh của dấu hiệu. Bên cạnh các ký tự chữ là thành phần mạnh của dấu hiệu, cấu trúc của dấu hiệu còn bao gồm: phần hình cô gái cách điệu in chìm được thiết kế nổi bật và màu sắc “đỏ, đen”. Theo tác giả, chính do cách trình bày của hai dấu hiệu này khác nhau nên mặc dù hai dấu hiệu có cùng số lượng, cách sắp xếp ký tự, chỉ khác nhau ở ký tự thứ ba “X” và “F” nhưng về tổng thể không nên coi dấu hiệu “SEXtra và hình” là yếu tố xâm phạm nhãn hiệu “SEFTRA” như Kết luận của cơ quan giám định. Đó là chưa nói tới tính phân biệt được tạo nên từ cách phát âm của dấu hiệu “SEXtra và hình”.

Dấu hiệu để được bảo hộ quyền SHCN phải là thể hiện dưới dạng chữ cái hoặc từ ngữ, vì thế cách phát âm của dấu hiệu cũng được đánh giá theo cấu trúc của dấu hiệu. Dấu hiệu thể hiện dưới dạng các chữ cái phải thuộc các ngôn ngữ mà người tiêu dùng Việt Nam có hiểu biết thông thường có thể nhận biết và ghi nhớ được thông qua khả năng đọc được, hiểu được và nhớ được. Dấu hiệu dưới dạng chữ là tên người, việc đánh giá khả năng trùng, tương tự gây nhầm lẫn lại phụ thuộc vào việc tên nước ngoài hay tên Việt. Dấu hiệu được cấu thành từ các từ, việc đánh giá tính phân biệt của dấu hiệu căn cứ theo loại hình từ có âm (đơn âm hay đa âm) hay có nghĩa. Trong các dấu hiệu đa âm, hoặc các dấu hiệu tương đối dài sẽ tồn tại phần có tính phân biệt cao gọi là phần chủ yếu (từ gốc) thường có tính độc đáo, phát âm đặc biệt, và đây là phần tạo nên tính phân biệt, yếu tố thường dẫn đến dẫn đến khả năng xâm phạm.[20] Một cách cụ thể, có thể dẫn chiếu cách phát âm của các dấu hiệu trong vụ kiện đang được bài viết phân tích, theo đó, yếu tố bị nghi ngờ xâm phạm có cấu trúc dạng từ với hai âm /séc-tra/ hoặc /sếch-tra/, và nhãn hiệu đang được bảo hộ cũng dưới dạng chữ cũng với hai âm /sép-tra/, trong đó âm đầu có thể xem là thành phần mạnh của dấu hiệu, có vai trò quan trọng hơn phần hình khi xét về khả năng phân biệt. Như đã nói, các dấu hiệu này chỉ khác nhau ở ký tự “X” và “F” nhưng cách phát âm không có tính tương tự và càng không giống nhau về nghĩa. Dấu hiệu “SEXtra và hình” với âm /séc-tra/ hoặc /sếch-tra/ ở đầu có ý nghĩa “tình dục” – một từ đã được Việt hóa, dễ dàng đọc, nhận biết, ghi nhớ đối với người tiêu dùng của Việt Nam, trong khi đó âm /sép-tra/ trong nhãn hiệu “SEFTRA” là âm không có ý nghĩa. Có thể nói, hai dấu hiệu này, tuy có nhiều ký tự trùng nhau, nhưng có tính phân biệt bởi chúng có hai nghĩa khác nhau rõ ràng, cách thể hiện cũng khác nhau.[21] Việc đánh giá tính trùng hoặc tương tự của hai dấu hiệu này phải trong tổng thể kết cấu từ, phát âm, ý nghĩa và cách trình bày vì hai dấu hiệu này, một là dấu hiệu kết hợp giữa chữ và hình, một là dấu hiệu chữ theo kiểu tiêu chuẩn. Đối với dấu hiệu kết hợp cho dù dấu hiệu chữ hoặc dấu hiệu hình không có hoặc ít có khả năng phân biệt nhưng cách thức kết hợp độc đáo của các dấu hiệu tạo ra ấn tượng riếng biệt thì về tổng thể kết hợp đó vẫn được coi là có khả năng phân biệt.[22] Tuy nhiên, theo kết luận của cơ quan giám định thì sự khác biệt này không đáng kể nên dấu hiệu “SEXtra và hình” đã được xem là yếu tố xâm phạm nhãn hiệu “SEFTRA”.

Như đã phân tích, bên cạnh việc đánh giá dấu hiệu cấu thành nhãn hiệu, dấu hiệu “SEXtra và hình” là đối tượng bị nghi ngờ tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu “SEFTRA”, và vì thế theo khoản 3 Điều 11 Nghị định 105/2006/NĐ-CP và điểm 39.11 của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN, để kết luận dấu hiệu này có là đối tượng xâm phạm hay không, bắt buộc phải có sự đánh giá khả năng gây nhầm lẫn đối với người tiêu dùng. Sự nhầm lẫn của người tiêu dùng không nhất thiết phải được thể hiện dưới dạng chứng cứ nhất định vì theo Điều 8.6.a.(v) của Thông tư 31/2011/TT-BKHCN “chứng cứ về hậu quả nhầm lẫn đối với người tiêu dùng có thể được sử dụng để hỗ trợ đánh giá khả năng gây nhầm lẫn của việc sử dụng dấu hiệu nhưng không phải là điều kiện bắt buộc trong việc đưa ra kết luận về khả năng gây nhầm lẫn của viêc sử dụng dấu hiệu”. Như vậy có thể nói, kết luận về khả năng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng hoàn toàn là quan điểm của chủ thể thực hiện giám định trên cơ sở so sánh tài liệu, mẫu vật giám định (mẫu vật mang dấu hiệu bị ghi ngờ) với nhãn hiệu đối chứng (nhãn hiệu đang được bảo hộ). Phạm vi giám định sở hữu trí tuệ cũng chỉ giới hạn  trong việc xác định hai căn cứ : (i) đối tượng bị xem xét không phải là đối tượng được bảo hộ, cũng không phải là đối tượng được chuyển giao li-xăng và (ii) đối tượng bị xem xét trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu được bảo hộ. Hai căn cứ này được xác định bằng việc kiểm tra tình trạng bảo hộ, xác định phạm vi bảo hộ và các điều kiện đánh giá yếu tố xâm phạm. Thông tin để xác định các căn cứ này là cơ sở dữ liệu về nhãn hiệu của Cục Sở hữu trí tuệ, Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới. Nói cách khác, cơ quan tiến hành giám định có thể đưa ra kết luận về khả năng gây nhầm lẫn đối với người tiêu dùng ngay cả khi sản phẩm mang dấu hiệu trong Mẫu giám định không được sử dụng trên thực tế.

Trong vụ kiện đã đề cập, nhãn hiệu “SEFTRA” tuy có đăng ký bảo hộ tại Việt Nam nhưng cho đến năm 2015, nhãn hiệu này chưa đưa vào sử dụng tại Việt Nam, và vì thế không thể tạo ra sự nhầm lẫn của người tiêu dùng giữa sản phẩm gắn dấu hiệu “SEXtra và hình” đã lưu hành ở Việt Nam từ năm 2011 với sản phẩm của nhãn hiệu “SEFTRA” gắn trên mẫu nhãn hiệu chưa có trên thị trường. Tuy nhiên theo Kết luận giám định thì dấu hiệu “SEXtra và hình” là yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu  “SEFTRA”[23] vì thỏa mãn các căn cứ đã nêu.

Đánh giá về sự tương tự giữa sản phẩm được bảo hộ và sản phẩm bị xem xét, cơ quan giám định cho rằng sản phẩm gắn dấu hiệu bị nghi ngờ là thảo dược tuy không trùng nhưng tương tự với sản phẩm gắn nhãn hiệu “SEFTRA” là dược phẩm thuộc nhóm 05 theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu với các lý do như: thứ nhất, trên sản phẩm và trên các tài liệu giới thiệu, sản phẩm được gọi tên là “thảo dược thiên nhiên” nhưng còn được giải thích là “thực phẩm chức năng”; thứ hai, dù tên gọi không phải là thuốc nhưng sản phẩm thảo dược của dấu hiệu “SEXtra và hình” có tác dụng cải thiện sức khỏe, hỗ trợ điều trị tương tự như thuốc (nhưng không thay thế thuốc) và được bán trong các cửa hàng dược phẩm, có nghĩa có liên quan đến sản phẩm gắn nhãn hiệu “SEFTRA” về bản chất và phương thức lưu thông trên thị trường. Kết luận của cơ quan giám định có thể khẳng định là không sai nhưng chưa đầy đủ vì chưa có sự đánh giá về đặc điểm nhóm khách hàng cũng như nhận thức của người tiêu dùng để khẳng định có hay không sự nhầm lẫn từ phía người tiêu dùng. Hai sản phẩm nói trên, một sản phẩm là thuốc dược phẩm, không loại trừ khả năng được lưu thông theo chỉ định của bác sĩ – người có kiến thức chuyên môn và một sản phẩm là thực phẩm chức năng hướng tới người tiêu dùng không bắt buộc có kiến thức chuyên môn. Như vậy, sản phẩm của hai nhãn hiệu này hướng tới hai nhóm người tiêu dùng có đặc điểm nhận thức khác nhau và vì thế có thể nói là ít có khả năng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.[24]

Thực tiễn vụ kiện nêu trên đã cho thấy, cơ quan giải quyết tranh chấp gần như đánh đồng văn bản kết luận giám định với kết luận cần phải có của cơ quan giải quyết tranh chấp mà thiếu sự đánh giá đầy đủ các khía cạnh pháp lý của quyền SHCN. Trong khi đó, cần khẳng định: nhà làm luật đã rất đúng đắn khi quy định “văn bản giám định là một trong các nguồn chứng cứ để cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc. Văn bản kết luận giám định không đưa ra kết luận về hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc kết luận về vụ tranh chấp.”[25]. Thông qua việc phân tích thực tiễn áp dụng pháp luật của cơ quan giải quyết tranh chấp, tác giả cho rằng cần nhấn mạnh hơn nữa và tôn trọng quy định trên./.

Xem thêm bài viết về “Nhãn hiệu”

• Thực tiễn áp dụng pháp luật về xác định hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu qua một số vụ tranh chấp – ThS. Nguyễn Hải An & PGS.TS. Dương Anh Sơn
• Chế định đăng ký nhãn hiệu mùi hương theo Pháp luật Hoa Kỳ – TS. Nguyễn Hồ Bích Hằng& ThS. Nguyễn Xuân Mỹ Hiền & ThS. Huỳnh Thanh Thịnh
• Bình luận bản án: Hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu – ThS. Nguyễn Ngọc Hồng Phượng & ThS. Nguyễn Phương Thảo
• Bình luận bản án: Bảo hộ nhãn hiệu và tên thương mại – TS. Lê Thị Nam Giang & ThS. Phạm Vũ Khánh Toàn
• Xung đột quyền trong bảo hộ Nhãn hiệu và Tên thương mại – TS. Lê Thị Nam Giang

CHÚ THÍCH

[1]* TS, Trường ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh.Quyền tác giả phát sinh từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện dưới dang vật chất nhất định. Quyền SHCN đối với sáng chế, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu được xác lập trên cơ sở quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ về việc cấp văn bằng bảo hộ cho người đăng ký các đối tượng đó. Quyền SHCN đối với chỉ dẫn địa lý được xác lập trên cơ sở quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý cho tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý. Quyền SHCN đối với tên thương mại được xác lập trên cơ sở sử dụng hợp pháp tên thương mại đó. Quyền SHCN đối với bí mật kinh doanh được xác lập trên cơ sở hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ hoặc kết quả của hoạt động hợp pháp khác để tìm ra, tạo ra hoặc có được thông tin tạo thành bí mật kinh doanh và bảo mật thông tin đó. Quyền chống cạnh tranh không lành mạnh được xác lập trên cơ sở thực tiễn của hoạt động cạnh tranh (Xem khoản 3 Điều 6 của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29/11/2005, các khoản 1, 2, 3, 4 Điều 6 của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp và Điều 1 Mục 1 Thông tư 101/2007/TT-BKHCN ngày 14/2/2007 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp).

[2] Theo khoản 6, Điều 3 Nghị định số 105/2006/NĐ-CP, “hành vi bị xem xét” là hành vi bị nghi ngờ là hành vi xâm phạm và bị xem xét nhằm đưa ra kết luận có phải là hành vi xâm phạm hay không.

[3] Xem Điều 5 Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ được sủa đổi, bổ sung theo quy định của Nghị định số 119/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010.

[4] Theo khoản 7 Điều 3 Nghị định số 105/2006/NĐ-CP, “Đối tượng bị xem xét là đối tượng bị nghi ngờ và bị xem xét nhằm đưa ra kết luận đó có phải là đối tượng xâm phạm hay không”

[5] Luật SHTT không có định nghĩa về phạm vi bảo hộ, thay vào đó là việc quy định về phạm vi bảo hộ đối với từng đối tượng quyền SHCN. Ví dụ, phạm vi bảo hộ hay yêu cầu bảo hộ đối với sáng chế bao gồm các dấu hiệu kỹ thuật cơ bản cần và đủ để xác định đối tượng bảo hộ; phạm vi bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp là các đặc điểm tạo dáng cần và đủ để xác định bản chất kiểu dáng công nghiệp yêu cầu bảo hộ và phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu là các yếu tố cấu thành nhãn hiệu và tổng thể nhãn hiệu.

[6] Theo khoản 2 Điều 105 Luật SHTT năm 2005, mẫu nhãn hiệu “phải mô tả để làm rõ các yếu tố cấu thành của nhãn hiệu và ý nghĩa tổng thể của nhãn hiệu nếu có; nếu nhãn hiệu có từ, ngữ thuộc ngôn ngữ tượng hình thì từ, ngữ đó phải được phiên âm; nhãn hiệu có từ, ngữ bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt.”

Theo điểm 7.1 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN trong tài liệu tối thiểu của đơn đăng ký nhãn hiệu phải bao gồm mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu. Mẫu nhãn hiệu phải được gắn trên tờ khai và đáp ứng các yêu cầu đối với mẫu nhãn hiệu được quy định tại điểm 37.5 của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN.

[7] Về điều kiện bảo hộ nhãn hiệu, xem thêm Điều 72 Luật SHTT năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).

[8] Về phạm vi bảo hộ của các nhãn hiệu này có thể xem thêm các bài viết: “Phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu cấu tạo từ chữ in tiêu chuẩn và chữ cách điệu” và “Phạm vi bảo hộ nhãn hiệu đen –trắng và nhãn hiệu màu ở nước ngoài và Việt Nam”, http://www.noip.gov.vn/web/noip/home/vn?proxyUrl=/noip/cms_vn.nsf/(agntDisplayContent)?OpenAgent&UNID=C3BF8A3662416C4347257D86001652CC, truy cập ngày 25/5/2017.

[9].Xem:.http://www.noip.gov.vn/web/noip/home/vn?proxyUrl=/noip/cms_vn.nsf/ (agntDisplayContent)?OpenAgent&UNID=8A12D0329092111B47257773002CCE70.

[10] Theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 81173 ngày 16/4/2007 do Cục Sở hữu trí tuệ cấp thì Công ty Kim Đồng là chủ sở hữu nhãn hiệu “SEFTRA” bảo hộ cho sản phẩm dược phẩm thuộc nhóm 05 và đang có hiệu lực trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam. Ngoài ra, Công ty Kim Đồng còn được Công ty American Naturals, Inc (Hoa Kỳ) – chủ sở hữu nhãn hiệu “Hình chữ X” đang được bảo hộ tại Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 217257 cấp ngày 26/12/2013 – chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu “Hình chữ X” nêu trên vào ngày 20/01/2014.

Từ thời điểm tháng 9/2012, Công ty CVS đã sử dụng dấu hiệu “SEXtra” và “SEXTRA” gắn trên bao bì sản phẩm, trên giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh, trên phương tiện quảng cáo và trên các tài liệu khác liên quan đến việc nhập khẩu, quảng cáo để bán, tàng trữ để bán sản phẩm chức năng trên thị trường Việt Nam. Cho rằng các dấu hiệu “SEXtra” và “SEXTRA” của Công ty CVS đã xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu “SEFTRA”, Công ty Kim Đồng đã có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền giám định đối với nhãn hiệu và dấu hiệu nêu trên. Tại Bản kết luận giám định số NH216-13YC/KLGĐ ngày 04/9/2013 của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ – Bộ Khoa học và Công nghệ đã kết luận: Dấu hiệu “SEXtra” được trình bày trên vỏ gói sản phẩm dược thảo do Công ty CVS Việt Nam nhập khẩu và phân phối thể hiện trên Mẫu vật giám định bị coi là Yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu “SEFTRA” được bảo hộ theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 81173 của Công ty Kim Đồng đã nhận chuyển nhượng ngày 22/8/2013 từ Công ty Square Pharmceuticals Ltd. Dấu hiệu “SEXtra” được tình bày trên giấy tờ giới thiệu sản phẩm dược thảo do Công ty CVS nhập khẩu và phân phối thể hiện trên Mẫu vật giám định bị coi là Yếu tố xâm phạm quyền đối với Nhãn hiệu “SEFTRA” được bảo hộ theo GCNĐKNH số 81173 của Công ty Kim Đồng đã nhận chuyển nhượng ngày 22/8/2013 từ Công ty Square Pharmaceuticals Ltd. Tại tòa, Công ty CVS cũng đã xuất trình hóa đơn giá trị gia tăng thể hiện việc Công ty bán sản phẩm thực phẩm chức năng mang nhãn hiệu SEXTRA cho Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thiên An tại thành phố Hồ Chí Minh với giá 68.000đ/viên và Quyết định của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú về việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp đối với Công ty Thiên Ân là nhà phân phối sản phẩm mang nhãn hiệu “SEXTRA” của Công ty Kim Đồng. Như vậy, Công ty CVS đã tự chứng minh việc Công ty đã buôn bán sản phẩm này trên thị trường. Ngày 07/7/2014 Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã ban hành Kết luận thanh tra số 373/KL với nội dung yêu cầu Công ty CVS chấm dứt hành vi nhập khẩu, buôn bán sản phẩm thực phẩm chức năng gắn dấu hiệu “SEXtra và hình”.

[11] Thông tin về nhãn hiệu này, xem thêm: plib.noip.gov.vn/WebUI/WHitList.php, truy cập ngày 10/4/2016.

[12] Ngày 27/12/2011 Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Bộ y tế đã cấp “Chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm” số 15323 cho sản phẩm chức năng “SEXtra và hình”. Công ty Cổ phần CVS cũng đã được ủy quyền về nhập khẩu và phân phối sản phẩm này từ Remedium Labs – chủ sở hữu nhãn hiệu. Bên cạnh đó ngày16/5/2014, Cục trưởng Cục ATTP đã ra quyết định thu hồi hồi hiệu lực 03 giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP của Cục An toàn thực phẩm đã cấp cho 03 sản phẩm TPCN của Công ty cổ phần CVS Việt Nam, trong đó Giấy Xác nhận công bố số 287/ATTP-XNCB ngày 8/8/2012 cấp cho sản phẩm “Thực phẩm chức năng SEXTRA”. Thông tin này cho thấy Công ty CVS đã nhập khẩu hợp pháp sản phẩm chức năng mang nhãn hiệu “SEXtra và hình”, http://vfa.gov.vn/thanh-kiem-tra/cuc-an-toan-thuc-pham-thu-hoi-hieu-luc-03-giay-xac-nhan-cong-bo-phu-hop-quy-dinh-attp-cua-cong-ty-cp-cvs-viet-nam.html, truy cập ngày 25/5/2017. Xem thông tin về Quyết định thu hồi: http://vfa.gov.vn/data/images/ANH_2014/thanh%20tra%201.JPG, truy cập ngày 25/5/2017.

[13] Đối với nhãn hiệu “SEXTRA”, ngày 13/02/2012 Công ty Remedium Labs, Inc đã nộp đơn số 4-2012-02028 đăng ký nhãn hiệu “SEXTRA” chữ dạng thông thường không hình nhưng ngày 28/01/2015 Cục SHTT đã ra quyết định từ chối cấp Văn bằng bảo hộ. Ngày 29/5/2012 Ông Ngô Phước Thành (thành viên góp vốn của Công ty CVS) đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu SEXTRA thông thường, không hình nhưng ngày 12/5/2014 Cục SHTT đã ra quyết định từ chối cấp Văn bằng bảo hộ. Lý do từ chối cấp Văn bằng đối với các đơn đăng ký các nhãn hiệu nói trên giống nhau – tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu SEFTRA (Các nhãn hiệu tranh chấp đều chỉ định cho cùng nhóm sản phẩm 05 –Thực phẩm chức năng dùng trong mục đích y tế).

[14] Chủ sở hữu đối tượng sở hũu công nghiệp nói chung và nhãn hiệu nói riênng có các quyền tài sản theo khoản 1, Điều 123 Luật SHTT năm 2005 bao gồm quyền sử dụng cũng như ngăn cấm người khác sử dụng và quyền định đoạt. Tuy nhiên, quyền SHCN đối với nhãn hiệu của chủ sở hữu cũng bị giới hạn bởi nghĩa vụ sử dụng nhãn hiệu của chủ sở hữu theo điểm b, khoản 2, Điều 132 Luật SHTT năm 2005.

[15] Xem thêm khoản 1, Điều 39 và khoản 1, Điều 51 Luật SHTT năm 2005

[16] Về khái niệm, nội dung, cách xác định và mối quan hệ của yếu tố xâm phạm với hành vi xâm phạm xem thêm: Đỗ Thị Minh Thủ, “Nhận diện sự khác biệt giữa việc xác định yếu tố xâm phạm và việc đánh giá khả năng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp”, http://thanhtra.most.gov.vn/vi/cac-bai-nghien-cuu-shtt/nh-n-d-ng-s-khac-bi-t-gi-a-vi-c-xac-d-nh-y-u-t-xam-ph-m-va-vi-c-danh-gia-kh-nang-b-o-h-d-i-t-ng-s-h-u-cong-nghi-p, truy cập ngày 23/4/2017.

[17] Cơ chế bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng xây dựng dựa trên học thuyết “lu mờ nhãn hiệu” được áp dụng phổ biến ở các nước phát triển. Về lu mờ nhãn hiệu, xem thêm: Phan Ngọc Tâm, “Học thuyết về sự lu mờ nhãn hiệu và sự vận dụng của học thuyết này trong pháp luật  Liên minh châu Âu và pháp luật Việt Nam”, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, số 12/2011, tr. 32-36.

Luật SHTT năm 2005 không có quy định trực tiếp về việc bảo hộ chống lại hành vi làm loãng nhãn hiệu. Tuy nhiên các quy định về tiêu chí bảo hộ các nhãn hiệu nổi tiếng (Điều 75), về từ chối đăng ký hoặc hủy bỏ hiệu lực của một nhãn hiệu đã đăng ký nếu trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu nổi tiếng (điểm I khoản 2, Điều 74) cũng đã thể hiện cơ sở lý luận cho việc bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng của Việt Nam chính là sự bảo vệ toàn vẹn của nhãn hiệu, chống lại bất kỳ hành vi nào làm ảnh hưởng đến khả năng phân biệt của nhãn hiệu này.

[18] Thực tiễn đánh giá yếu tố xâm phạm nhãn hiệu có thể xem thêm các tài liệu của Khóa tập huấn về Thực thi quyền sở hữu trí tuệ cho lực lượng quản lý thị trường tại Thanh Hóa vào tháng 6/2015.

[19] Nhãn hiệu có thể được tạo ra từ các dấu hiệu chữ, dưới dạng chữ viết hoặc chữ số hoặc từ các dấu hiệu hình hoặc từ dấu hiệu kết hợp giữa dấu hiệu chữ và dấu hiệu hình. Các dấu hiệu này có thể thể hiện trên nền màu trắng đen hoặc là các màu dưới dạng một màu hoặc sự kết hợp của các màu.

[20] Ví dụ: trong nhãn hiệu NESTLE; NEO NESTLE và SUPE NESTLE, phần gốc của nhãn hiệu (phần chủ yếu) là NESTLE. Các vấn đề về nhận diện phần gốc, phần chủ yếu của nhãn hiệu có thể xem thêm trong Tài liệu Khóa tập huấn về thực thi quyền sở hữu trí tuệ cho lực lượng quản lý thị trường, Thanh Hóa, tháng 6/2015.

[21]Nhãn hiệu “STARS” và nhãn hiệu “START” đều có 5 ký tự và 4/5 ký tự trùng nhau cả nhưng đây lại là hai dấu hiệu khác nhau bởi ý nghĩa của chúng khác nhau.

[22] Xem điểm 39.6 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN.

[23] Sản phẩm gắn dấu hiệu bị nghi ngờ là thảo dược được cơ quan giám định kết luận tương tự với sản phẩm gắn nhãn hiệu “SEFTRA” là dược phẩm thuộc nhóm 05 theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu do trên sản phẩm và trên các tài liệu giới thiệu, sản phẩm được gọi tên là “thảo dược thiên nhiên” nhưng còn được giải thích là “thực phẩm chức năng”. Dù tên gọi không phải là thuốc nhưng cơ quan giám định cho rằng dù gọi bằng tên gì thì sản phẩm này tuy không phải là thuốc uống nhưng có tác dụng cải thiện sức khỏe, hỗ trợ điều trị tương tự như thuốc (nhưng không thay thế thuốc) và được bán trong các cửa hàng dược phẩm, vì thế được coi là tương tự, có liên quan đến được phẩm (thuốc).

[24] Về xác định hành vi xâm phạm quyền đối với sáng chế, kiểu dáng và nhãn hiệ, xem:  Nguyễn Văn Bảy, “Bảo vệ và giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp”, www.toaan.gov.vn/ebb_data/attach_file/Tai%20lieu%20SHTT.doc, truy cập ngày 21/10/2016.

[25] Xem khoản 1 Điều 51 Nghị định 105/2006/NĐ-CP.

• Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Bích Ngọc
• Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam số 08(111)/2017 – 2017, Trang 42-49
• Nguồn: Fanpage Luật sư Online