Bình luận bản án: Hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu

Mục lục

Bài viết: Hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu

Tác giả: Nguyễn Ngọc Hồng Phượng*, Nguyễn Phương Thảo**
Nguồn: Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam số 06(100)/2016 – 2016, Trang 71-80

TÓM TẮT

Pháp luật sở hữu trí tuệ hiện hành có quy định về hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu. Tuy nhiên, trong thực tiễn xét xử Tòa án có thể xác định hành vi xâm phạm chưa phù hợp với quy định pháp luật, vì chưa đầy đủ các dấu hiệu của hành vi xâm phạm hoặc trường hợp pháp luật chưa quy định cụ thể. Bài viết làm rõ các yếu tố cần xác định của hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu và thể hiện trường hợp chưa rõ ràng trong quy định pháp luật.

ABSTRACT:

Intellectual property law has some regulations on trademark infringement. However, in practice, determining the infringement is not consistent with legal provisions because of the inadequate conditions or where the law is not specified. The article clarifies the factors to determine the trademark infringement and uncertainties in the law.

TỪ KHÓA: khả năng phân biệt, xin lỗi công khai, nhãn hiệu, hành vi xâm phạm,

KEYWORDS: distinctiveness, trademark (mark), pay damages, infringement, public apology,

NỘI DUNG BÀI VIẾT

NỘI DUNG BẢN ÁN

Bản án số 938/2013/KDTM-ST ngày 19/08/2013 của Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh

Bài viết cùng số Tạp chí

XÉT THẤY:

Về thẩm quyền: Tranh chấp giữa các bên liên quan đến các quyền về sở hữu trí tuệ, các bên là doanh nghiệp và đều có mục đích lợi nhuận, bị đơn có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh. Do đó, vụ án sơ thẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh theo quy định tại khoản 2 Điều 29; điểm a khoản 1 Điều 34; điểm a khoản 1 Điều 35 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2005 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2011).

Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Thuận Lê đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (GCNĐKNH) số 161818 do Cục sở hữu trí tuệ cấp theo quyết định số 6844/QĐ-SHTT, ngày 14/04/2011 và có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 năm tính từ ngày nộp, với tên đăng ký bảo hộ nhãn hiệu là “Flower box, not just flower, we deliver your feelings”.

Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Anh Quân được Sở Kế hoạch đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0311591933, đăng ký lần đầu ngày 02/03/2012, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 30/08/2012, tên chi nhánh công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Anh Quân – cửa hàng hoa Flower box.

Trong quá trình thu thập chứng cứ cũng như tại phiên tòa hôm nay, bị đơn cho rằng việc kinh doanh tại cửa hàng hoa “Flowerbox.vn” đã được Sở Kế hoạch đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp phép hoạt động và công ty Anh Quân đã được Cục quản lý tên miền Công ty Mắt Bão chứng nhận “Flowerbox.vn”; Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu của công ty Thuận Lê chỉ được bảo hộ tổng thể, không bảo hộ riêng “Flowerbox, not just flower, we deliver your feelings”; Hội đồng xét xử xét thấy ý kiến của Bị đơn là không có căn cứ, bởi lẽ nhãn hiệu hàng hóa được bảo hộ tổng thể không có nghĩa là các dấu hiệu trong nhãn hiệu được phép sử dụng, trong khi bảo hộ này có cả dấu hiệu “Flower”, việc sử dụng nhãn hiệu và website của bị đơn là không được bảo hộ và bị đơn cũng không chứng minh được việc sử dụng nhãn hiệu “Flowerbox.vn” là không vi phạm. Trong khi đó, Bảng kết luận Giám định số: NH142-13YC/KLGĐ ngày 18/06/2013 của Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ kết luận: Dấu hiệu “Flowerbox.vn” được sử dụng trên giao diện website: Flowerbox.vn và được gắn trên biển hiệu của Cửa hàng Flower Box.vn là yếu tố xâm phạm quyền theo Điều 11 Nghị định số 105/2006/NĐ-CP (được sửa đổi bổ sung theo Nghị định số 119/2010/NĐ-CP) đối với nhãn hiệu “Flowerbox, not just flower, we deliver your feelings” được bảo hộ theo GCNĐKNH số 161818 của Công ty TNHH Thuận Lê. Vì vậy Công ty Thuận Lê yêu cầu Công ty Anh Quân chấm dứt hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu “Flower box” là phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 202 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (đã được sửa đổi bổ sung năm 2009) là có cơ sở chấp nhận.

Về yêu cầu bồi thường thiệt hại của Công ty Thuận Lê.

* Với yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại do hành vi sử dụng trái phép nhãn hiệu “Flower box” làm ảnh hưởng uy tín thương hiệu nên làm giảm số lượng khách hàng và giảm doanh thu, lợi nhuận của công ty Thuận Lê 300.000.000 đồng và bồi thường các khoản chi phí cho công việc cần thiết mà công ty Thuận Lê phải thực hiện để giải quyết việc vi phạm của công ty Anh Quân là 50.000.000 đồng; Hội đồng xét xử xét thấy trong quá trình thu thập chứng cứ, Tòa án đã ban hành Quyết định yêu cầu cung cấp chứng cứ số 863/QĐ-CCCC ngày 03/07/2013, yêu cầu công ty Thuận Lê cung cấp chứng cứ chứng minh thiệt hại 300.000.000 đồng và các khoản chi phí cho công việc cần thiết mà công ty Thuận Lê phải thực hiện để giải quyết việc vi phạm của công ty Anh Quân 50.000.000 đồng do hành vi sử dụng nhãn hiệu “Flower box” của công ty Anh Quân. Tuy nhiên, ngày 08/7/2013 công ty Thuận Lê có văn bản không thể cung cấp những chứng từ như yêu cầu của Tòa, tại phiên tòa hôm nay, đại diện Nguyên đơn nộp các bảng đề xuất chương trình valentine, bản tổng kết chi phí PR năm 2011 của công ty Thuận Lê và hóa đơn bán lẻ của công ty Anh Quân thì không có chứng cứ nào thể hiện sự thiệt hại của công ty Thuận Lê và cũng không cung cấp những chứng cứ về chi phí cần thiết để giải quyết liên quan đến hành vi vi phạm của công ty Anh Quân nên với yêu cầu của công ty Thuận Lê là không có cơ sở chấp nhận phần này.

* Đối với yêu cầu công ty Anh Quân thông báo xin lỗi công khai trên phương tiện thông tin báo chí về việc đã sử dụng trái phép nhãn hiệu “Flower box” đã được đăng ký bảo hộ hợp pháp của công ty Thuận Lê. Hội đồng xét xử (HĐXX) xét thấy, do công ty Anh Quân có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ như nhận định trên, nên công ty Anh Quân phải xin lỗi công khai trên báo Tuổi trẻ và Thanh niên là có căn cứ theo quy định tại mục B Khoản IV Điểm 2.2 của Thông tư liên tịch số 02/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTT&DL-BKH&CN-BTP ngày 03/04/2008.

Từ nhận xét trên, hội đồng xét xử xét thấy nên chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn.

Vì các lẽ nêu trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào khoản 2 Điều 29; điểm a khoản 1 Điều 34; điểm a khoản 1 Điều 35 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004 (đã sửa đổi bổ sung năm 2011);

Căn cứ khoản 1 Điều 11, Điều 20 Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTTDL-BKHCN-BTP ngày 03/4/2008 hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ tại Tòa án nhân dân;

Căn cứ điểm a khoản 5 Điều 124; điểm c khoản 1 Điều 129; khoản 1 Điều 202 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (đã được sửa đổi bổ sung năm 2009):

Chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn công ty TNHH Thuận Lê. Buộc công ty Anh Quân chấm dứt việc sử dụng nhãn hiệu “Flower box” dưới mọi hình thức. Chấm dứt ngay khi án có hiệu lực pháp luật.
Công ty TNHH Anh Quân có trách nhiệm thông báo xin lỗi công khai trên phương tiện thông tin báo chí về việc đã sử dụng trái phép nhãn hiệu “Flower box” đã được đăng ký bảo hộ hợp pháp của công ty Thuận Lê, cụ thể đăng công khai xin lỗi trên báo Tuổi trẻ, Thanh niên. Đăng báo ngay khi án có hiệu lực pháp luật.
Bác yêu cầu của công ty TNHH Thuận Lê yêu cầu công ty Anh Quân bồi thường thiệt hại và các khoản chi phí cho công việc mà công ty phải thực hiện giải quyết việc vi phạm của công ty Anh Quân là 350.000.000 đồng.

BÌNH LUẬN

Trong các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) thì các tranh chấp liên quan đến xâm phạm nhãn hiệu được bảo hộ ngày càng phổ biến. Đối với các tranh chấp này, việc xác định có tồn tại hành vi xâm phạm hay không và đó là hành vi nào là vấn đề rất quan trọng. Từ đó, Tòa án có cơ sở để áp dụng các biện pháp bảo vệ quyền theo yêu cầu của chủ sở hữu nhãn hiệu. Trong Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) (Luật SHTT năm 2005) và một số văn bản hướng dẫn có quy định về hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu, nhưng trong từng tranh chấp cụ thể phụ thuộc vào việc Tòa án hiểu, vận dụng quy định như thế nào, mà xác định hành vi xâm phạm và áp dụng các biện pháp bảo vệ, dẫn đến việc áp dụng luật có thể chưa phù hợp và thuyết phục.

Thông qua việc bình luận bản án nêu trên,[1] chúng tôi muốn làm rõ hai vấn đề: (i) căn cứ xác định hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, thông qua việc Tòa án phân tích các yếu tố (điều kiện) của hành vi xâm phạm như thế nào; (ii) căn cứ để chấp nhận hay từ chối yêu cầu áp dụng các biện pháp bảo vệ khi Tòa án cho rằng có hành vi xâm phạm xảy ra.

1. Xác định hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu

Trước khi xem xét hành vi của bị đơn, Tòa án đã khẳng định nhãn hiệu của nguyên đơn đã được bảo hộ, cụ thể công ty Thuận Lê đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Cục SHTT) cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 161818 (ngày 14/04/2011 và có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 năm tính từ ngày nộp) đối với nhãn hiệu “Flower box, not just flower, we deliver your feelings”. Đây là việc làm cần thiết và chính xác vì để có cơ sở cho rằng bị đơn có hành vi xâm phạm thì trước hết nguyên đơn phải có nhãn hiệu được bảo hộ, xác định dựa trên văn bằng bảo hộ.[2] Tuy nhiên, khi nhãn hiệu của nguyên đơn được bảo hộ cũng không có nghĩa là bị đơn có hành vi xâm phạm. Bị đơn chỉ bị xem là có hành vi xâm phạm khi thuộc một trong những trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 129 Luật SHTT năm 2005. Tức là, cần xác định:thứ nhất, có hành vi sử dụng của bị đơn không; thứ hai, dấu hiệu bị đơn sử dụng có trùng hay tương tự với nhãn hiệu của nguyên đơn không (nghĩa là cần tiến hành so sánh hai dấu hiệu này); và thứ ba, loại hàng hóa, dịch vụ mang dấu hiệu của bị đơn có trùng, tương tự hay liên quan đến loại hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu của nguyên đơn không.[3]

1.1. Hành vi sử dụng của bị đơn

Yếu tố đầu tiên để xác định hành vi xâm phạm có tồn tại không là bị đơn phải “sử dụng” dấu hiệu “Flowerbox.vn”, nếu bị đơn không có hành vi sử dụng dấu hiệu này thì không có căn cứ cho là bị đơn xâm phạm nhãn hiệu của nguyên đơn. Khoản 5 Điều 124 Luật SHTT năm 2005và Điều 11 Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật SHTT về bảo vệ quyền SHTT và quản lý nhà nước về SHTT(được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 119/2010/NĐ-CP) (Nghị định số 105/2006/NĐ-CP) đều có quy định chi tiết các hành vi được xem là sử dụng nhãn hiệu. Trong quá trình giải quyết vụ việc, Tòa án có xem xét Bảng kết luận giám định của Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ và đồng ý với quan điểm của Viện là: Dấu hiệu “Flowerbox.vn” được gắn trên biển hiệu của Cửa hàng Flower Box.vn. Qua đó hiểu rằng Tòa án xem như bị đơn đã sử dụng dấu hiệu này trên thực tế. Đối với hành vi gắn dấu hiệu “flowerbox.vn” lên biển hiệu của cửa hàng Flowerbox.vn có phải là hành vi sử dụng không thì câu trả lời đã có tại Luật SHTT năm 2005 và Nghị định số 105/2006/NĐ-CP. Cụ thể, điểm a khoản 5 Điều 124 Luật SHTT năm 2005 quy định hành vi gắn nhãn hiệu lên phương tiện kinh doanhtrong hoạt động kinh doanh.[4] Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 105/2006/NĐ-CP quy định yếu tố được xem là xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu là “dấu hiệu gắn trên biển hiệu”. Cả hai quy định này đều xác định hành vi gắn dấu hiệu lên biển hiệu (phương tiện kinh doanh) trong hoạt động kinh doanh là hành vi sử dụng. Như vậy, bị đơn đã thực tế gắn dấu hiệu “Flowerbox.vn” trên biển hiệu cửa hàng hoa của mình trong các hoạt động kinh doanh, nên bị đơn đã có hành vi sử dụng dấu hiệu đang có tranh chấp. Hơn nữa, hành vi sử dụng dấu hiệu của bị đơn được tiến hành sau khi nhãn hiệu của nguyên đơn được bảo hộ. Bởi vì nguyên đơn được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu vào ngày 14/04/2011, còn bị đơn được cấp giấy phép kinh doanh ngày 02/03/2012 nên các hoạt động kinh doanh hợp pháp của bị đơn có sử dụng dấu hiệu “Flowerbox.vn” trên biển hiệu diễn ra hoàn toàn sau thời điểm nguyên đơn được bảo hộ nhãn hiệu.

1.2. So sánh hai dấu hiệu

Để xác định được dấu hiệu của bị đơn sử dụng có xâm phạm, tức gây ra nhầm lẫn với nhãn hiệu được bảo hộ của nguyên đơn không cần phải tiến hành so sánh hai dấu hiệu này. Trước hết, nhãn hiệu của nguyên đơn được bảo hộ là tổng thể các dấu hiệu “Flower box, not just flower, we deliver your feelings”. Đây là nhãn hiệu chữ, nghĩa là nhãn hiệu được tạo thành toàn bộ bằng các dấu hiệu là chữ viết, không kèm theo hình ảnh (vì không thấy các đương sự và Tòa án đề cập vấn đề này trên giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu). Dấu hiệu của bị đơn sử dụng là “Flowerbox.vn”, cũng là dấu hiệu chữ. Do vậy, khi so sánh hai dấu hiệu của nguyên đơn và bị đơn đều là dấu hiệu chữ thì cần so sánh về cấu trúc, nội dung, cách phát âm và hình thức thể hiện của hai dấu hiệu này (theo điểm a tiểu mục 39.8 của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ).[5] (Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN). Nếu dấu hiệu do bị đơn sử dụng giống hệt nhãn hiệu của nguyên đơn về cấu trúc, nội dung, ý nghĩa và hình thức thể hiện (kể cả màu sắc) thì bị xem là trùng với nhãn hiệu được bảo hộ. Nếu dấu hiệu do bị đơn sử dụng chỉ gần giống (có một số đặc điểm hoàn toàn trùng nhau hoặc tương tự) với nhãn hiệu được bảo hộ về cấu tạo, cách phát âm, phiên âm đối với dấu hiệu, chữ, ý nghĩa, cách trình bày, màu sắc đến mức làm cho người tiêu dùng nhầm lẫn (tưởng lầm rằng hai đối tượng đó là một hoặc đối tượng này là biến thể của đối tượng kia hoặc hai đối tượng đó có cùng một nguồn gốc) thì bị xem là tương tự với nhãn hiệu được bảo hộ.[6] Và dù là dấu hiệu trùng hay tương tự với nhãn hiệu được bảo hộ đều có thể bị xem là xâm phạm.

1.3. Hướng giải quyết của Tòa án

Trong vụ việc được bình luận, khi so sánh hai dấu hiệu của nguyên đơn và bị đơn, bị đơn cho rằng “Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu của công ty Thuận Lê chỉ được bảo hộ tổng thể, không bảo hộ riêng “Flowerbox, not just flower, we deliver your feelings” nên công ty Anh Quân sử dụng bảng hiệu “Flowerbox.vn” là không vi phạm”. Trước ý kiến của bị đơn, Tòa án phản bác như sau: “ý kiến của bị đơn là không có căn cứ, bởi lẽ nhãn hiệu hàng hóa được bảo hộ tổng thể không có nghĩa là các dấu hiệu trong nhãn hiệu được phép sử dụng, trong khi bảo hộ này có cả dấu hiệu “Flower”… và bị đơn cũng không chứng minh được việc sử dụng nhãn hiệu “Flowerbox.vn” là không vi phạm”. Tác giả đồng ý với kết luận của Tòa án nhưng có lẽ vẫn còn một số vấn đề cần được giải thích rõ hơn để có thể đưa ra kết luận như trên.

Thứ nhất, như tác giả nêu ở trên, một trong những điều kiện để xác định có hành vi xâm phạm là so sánh dấu hiệu của nguyên đơn và bị đơn về cấu tạo, cách phát âm, ý nghĩa, cách trình bày (màu sắc) để xem có trùng hay tương tự gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Với kết luận của mình, Tòa án theo hướng nhãn hiệu của bị đơn đã trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu bảo hộ của nguyên đơn.[7] Nhưng tiếc là trong nội dung của bản án thì không đề cập một cách cụ thể, chi tiết việc so sánh hai nhãn hiệu này và tác giả sẽ làm rõ hơn ở bên dưới.

Thứ hai, nhãn hiệu của nguyên đơn được bảo hộ tổng thể, nghĩa là bảo hộ cho tập hợp đầy đủ các chữ viết gồm “Flowerbox, not just flower, we deliver your feelings”. Nguyên đơn không bảo hộ từng từ mà bảo hộ sự kết hợp của tất cả các từ này trong cấu tạo của nhãn hiệu khi đăng ký. Từ đó mà bị đơn cho rằng nếu bị đơn chỉ sử dụng từ “Flowerbox” trong nhãn hiệu của nguyên đơn là không xâm phạm. Lập luận của bị đơn là không ổn và Tòa án đã giải thích là “nhãn hiệu hàng hóa được bảo hộ tổng thể không có nghĩa là các dấu hiệu trong nhãn hiệu được phép sử dụng, trong khi bảo hộ này có cả dấu hiệu “Flower”. Thật ra lập luận của Tòa án là chính xác nhưng vẫn nên giải thích rõ hơn quan điểm này. Bởi khi xem xét các quy định của pháp luật, chúng tôi không tìm thấy bất kỳ quy định nào lý giải hay định nghĩa cụm từ “nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể”. Nếu chỉ dựa vào câu chữ trong cụm từ này thì có hai cách hiểu. Nếu hiểu bảo hộ tổng thể nghĩa là phải có sự kết hợp đầy đủ tất cả các dấu hiệu mới bảo hộ thì chỉ khi nào hành vi sử dụng toàn bộ cụm từ “Flowerbox, not just flower, we deliver your feelings” mới bị xem là xâm phạm, sử dụng một phần trong đó thì không xâm phạm. Còn nếu hiểu bảo hộ tổng thể nghĩa là vừa bảo hộ sự kết hợp đầy đủ của toàn bộ dấu hiệu và trong đó cũng bảo hộ từng dấu hiệu riêng lẻ thì hành vi sử dụng một phần của nhãn hiệu, như bị đơn chỉ sử dụng cụm từ “Flowerbox”, cũng bị xem là xâm phạm. Tòa án đã theo cách hiểu thứ hai để đưa ra hướng giải quyết và tác giả cũng ủng hộ như Tòa án. Nhưng lý do vì sao thì trong bản án lại chưa thể hiện rõ.[8]

Thứ ba, dấu hiệu của bị đơn sử dụng không phải chỉ có cụm từ “Flowerbox” mà còn có từ “.vn”, dù đây chỉ là dấu hiệu nhỏ nhưng cũng là một thành phần tạo nên dấu hiệu của bị đơn, nên cũng cần được xem xét để quyết định được toàn diện hơn.

Như vậy, hướng xử lý của Tòa án khi xác định bị đơn có hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu được bảo hộ của nguyên đơn là đúng và phù hợp. Tuy nhiên, các lập luận của Tòa án để đi đến kết luận này thì vẫn chưa được nêu đầy đủ, chi tiết trong bản án nên có thể làm cho người đọc cảm thấy chưa hiểu rõ hoặc chưa thỏa đáng. Do vậy, chúng tôi mong muốn phân tích, làm rõ các vấn đề nêu trên để hướng giải quyết của Tòa án trong vụ việc này được nhìn nhận một cách sâu sắc hơn.

1.4. Kinh nghiệm của pháp luật nước ngoài

Trong Luật Nhãn hiệu hàng hóa của Nhật Bản năm 1959,[9] để xác định có tồn tại hành vi xâm phạm hay không, người ta sẽ tiến hành so sánh giữa nhãn hiệu được cho là vi phạm và nhãn hiệu bị vi phạm. Sự so sánh này tập trung vào “một phần đặc biệt”của nhãn hiệu. Một nhãn hiệu có thể được tạo thành bởi nhiều thành tố khác nhau, chẳng hạn có phần đặc biệt, một phần mô tả hoặc một phần không đặc biệt. Phần đặc biệt chính là thành phần mạnh tạo ra khả năng phân biệt chính cho nhãn hiệu đó, là cái gây ấn tượng với khách hàng. Nếu sự so sánh này cho kết quả là phần đặc biệt giữa hai nhãn hiệu là giống nhau/ tương tự nhau thì có thể kết luận hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu (sau khi so sánh các dịch vụ hoặc sản phẩm của bị đơn với các sản phẩm hoặc dịch vụ đã được đặt tên của nguyên đơn).[10] Cũng tương tự như Nhật Bản, tại Hoa Kỳ, Đạo luật Lanham cũng xác định tiêu chuẩn của hành vi xâm phạm là “khả năng gây nhầm lẫn”. Trong việc quyết định liệu người tiêu dùng có khả năng bị nhầm lẫn hay không, các tòa án thường sẽ tìm đến một số yếu tố, bao gồm: (1) thành phần mạnh của nhãn hiệu; (2) sự gần gũi của hàng hóa; (3) sự giống nhau của các nhãn hiệu; (4) bằng chứng về sự nhầm lẫn thực tế; (5) sự giống nhau của các kênh tiếp thị được sử dụng; (6) mức độ cảnh cáo được thực hiện bởi người mua điển hình; (7) mục đích của bên vi phạm.[11] Vì vậy, điều cần chứng minh đầu tiên là sự giống nhau trong ấn tượng tổng thể của hai nhãn hiệu, bao gồm sự tương tự về ngữ âm và ý nghĩa cơ bản. Như vậy, pháp luật nhãn hiệu của Nhật Bản và Hoa Kỳ đều theo hướng khi xem xét hai dấu hiệu (nhãn hiệu được bảo hộ và dấu hiệu cho là xâm phạm) cần xác định “thành phần mạnh” của nhãn hiệu được bảo hộ là gì và so sánh dựa trên thành phần mạnh đó để kết luận dấu hiệu đang xem xét có xâm phạm đến nhãn hiệu được bảo hộ không. Quy định về “thành phần mạnh” của nhãn hiệu (là yếu tố tác động mạnh vào cảm giác người tiêu dùng, gây chú ý và ấn tượng về nhãn hiệu khi quan sát) thực ra có tồn tại trong pháp luật Việt Nam, cụ thể là điểm b tiểu mục 39.6 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN, nhưng quy định này chỉ áp dụng cho “nhãn hiệu kết hợp” (nhãn hiệu kết hợp giữa dấu hiệu chữ và dấu hiệu hình) chứ không quy định áp dụng cho nhãn hiệu chữ – là nhãn hiệu của nguyên đơn và bị đơn trong vụ việc này. Vì vậy, nếu xem xét cho vụ việc đang bình luận thì không tìm thấy quy định pháp luật rõ ràng để xử lý thuyết phục.

1.5. Nhận xét

Chúng tôi đồng tình với hướng giải quyết của Tòa án trong vụ việc này, nhưng như đã nêu, còn một số vấn đề trong bản án có thể chưa được giải thích đầy đủ nên tác giả muốn giải thích và bổ sung rõ hơn. Thứ nhất, cần phải khẳng định rằng nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể là bảo hộ tất cả các yếu tố tạo nên nhãn hiệu và bảo hộ từng yếu tố trong nhãn hiệu đó. Bởi vì để hiểu được thuật ngữ “bảo hộ tổng thể” cần phải kết hợp với khái niệm nhãn hiệu (là dấu hiệu dùng để phân biệthàng hoá, dịch vụ); điều kiện bảo hộ chung (là sự kết hợp các yếu tốnhư chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh… thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc) và chức năng phân biệt của nhãn hiệu (được coi là có khả năng phân biệt nếu được tạo thành từmột hoặc một số yếu tốdễ nhận biết, dễ ghi nhớ hoặc từ nhiều yếu tố kết hợp thành một tổng thểdễ nhận biết, dễ ghi nhớ) để nhận thấy rằng muốn đạt được mục đích phân biệt hàng hóa, dịch vụ của nhãn hiệu và bảo hộ quyền của chủ sở hữu thì sự kết hợp của từng yếu tố tạo nên nhãn hiệu cũng phải được bảo hộ. Hơn nữa, dù văn bản pháp luật không giải thích thuật ngữ này nhưng trong các quy định đều sử dụng từ “yếu tố xâm phạm” (như Nghị định số 105/2006/NĐ-CP, Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN…) cho thấy việc đánh giá hành vi xâm phạm cũng dựa trên việc xâm phạm từng yếu tố trong nhãn hiệu. Trong thực tiễn, Cục SHTT khi xác định tính phân biệt của các đơn đăng ký nhãn hiệu cũng đánh giá và xem xét từng yếu tố cấu thành nhãn hiệu như chữ viết, từ ngữ, hình ảnh… trong sự kết hợp tạo nên nhãn hiệu, và khi có yếu tố trong nhãn hiệu không đạt được khả năng phân biệt thì Cục SHTT vẫn ra quyết định hủy bỏ hiệu lực một phầncủa Giấy chứng nhận đăng ký. Do vậy, khi có hành vi xâm phạm một hay một số yếu tố tạo nên nhãn hiệu được bảo hộ thì đã được xem là hành vi xâm phạm nhãn hiệu.

Thứ hai, ngoài ra trong vụ việc này, khi so sánh dấu hiệu “Flowerbox.vn” của bị đơn có trùng hay tương tự đến mức nhầm lẫn với nhãn hiệu “Flowerbox, not just flower, we deliver your feelings” của nguyên đơn không thì có thể tham khảo kinh nghiệm nước ngoài, đó là xác định “thành phần mạnh” trong nhãn hiệu của nguyên đơn.[12] Bởi vì về mặc cấu trúc thì nhãn hiệu của nguyên đơn nhiều thành phần hơn và dài hơn, nên không thể chỉ so sánh đơn thuần tất cả dấu hiệu trong nhãn hiệu của nguyên đơn với nhãn hiệu của bị đơn được. Nhãn hiệu của nguyên đơn là bảo hộ tổng thể nhưng trong các dấu hiệu tạo nên nhãn hiệu nếu có dấu hiệu là “thành phần mạnh” hơn các dấu hiệu khác, tạo nên khả năng phân biệt cho tổng thể nhãn hiệu, thì thành phần mạnh này cần được bảo hộ một cách tuyệt đối, nếu có hành vi xâm phạm đến “thành phần mạnh” của nhãn hiệu (còn các dấu hiệu khác có thể không xâm phạm) thì vẫn xem như xâm phạm đến toàn bộ nhãn hiệu. Tổng thể nhãn hiệu của nguyên đơn gồm ba cụm từ “Flowerbox”, “not just flower”, và “we deliver your feelings” nhưng chúng tôi cho rằng thành phần mạnh gây chú ý, ấn tượng, dễ ghi nhớ và dễ nhận biết cho người tiêu dùng là cụm từ “Flowerbox” (trong mối liên kết với loại hàng hóa là các loài hoa, cây), còn các cụm từ “not just flower, we deliver your feelings” không phải là những yếu tố dễ nhận biết với người tiêu dùng Việt Nam, các cụm từ này được thể hiện bằng ngôn ngữ khác và dài hơn, phức tạp hơn gây khó khăn cho việc ghi nhớ, chú ý với người tiêu dùng.[13] Hơn nữa, trên thực tế nguyên đơn cũng sử dụng cụm từ “Flowerbox” trên biển hiệu như là thành phần chính, tạo nên khả năng phân biệt cho nhãn hiệu, còn các cụm từ “not just flower, we deliver your feelings” gây ít chú ý hơn như một khẩu hiệu (slogan). Khi đã xác định thành phần mạnh trong nhãn hiệu được bảo hộ của nguyên đơn là “Flowerbox” thì có cơ sở để tiến hành so sánh với dấu hiệu “Flowerbox.vn” của bị đơn sử dụng để nhận thấy rằng: (i) cấu tạo của hai từ này tương tự nhau vì đều có các từ “flower”, “box” kết hợp, bị đơn chỉ khác là thêm vào từ “.vn”; (ii) nội dung và ý nghĩa của hai dấu hiệu này đều giống nhau là nói về hộp đựng hoa/ thùng hoa (dịch nghĩa tương đối từ tiếng Anh sang tiếng Việt); (iii) cách phát âm của hai từ này cũng tương tự nhau (đều phát âm theo tiếng Anh là flower box nhưng bị đơn thêm vào phát âm là “chấm vn”); (iv) cuối cùng về màu sắc thì đáng tiếc là Tòa án cũng như các bên đều không đề cập nên tác giả khó xác định được yếu tố này. Tuy nhiên, chỉ với các yếu tố mà tác giả vừa phân tích đã đủ khẳng định dấu hiệu “Flowerbox.vn” của bị đơn tương tự gây nhầm lẫn (vì chỉ gần giống chứ không giống hệt) với nhãn hiệu của nguyên đơn. Mặc dù bị đơn thêm vào từ “.vn” nhưng đây chỉ là thành phần phụ, không gây ấn tượng mạnh bằng thành phần “Flowerbox” nên chưa đủ tạo ra sự khác biệt cho dấu hiệu của bị đơn so với nhãn hiệu của nguyên đơn.

1.6. Loại hàng hóa, dịch vụ trùng hay tương tự?

Ngoài ra, còn một điều kiện nữa cần xem xét để xác định có hành vi xâm phạm hay không là loại hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu/ dấu hiệu của nguyên đơn và bị đơn. Đây là một điều kiện rất quan trọng, vì nó làm rõ thêm tính chất “gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng” của nhãn hiệu. Dấu hiệu mà bị đơn sử dụng đã tương tự với nhãn hiệu được bảo hộ của nguyên đơn (như đã xác định ở trên), nên loại hàng hóa, dịch vụ mang dấu hiệu của bị đơn nếu trùng hay tương tự với loại hàng hóa, dịch vụ của nguyên đơn gây nhầm lẫn thì có thể khẳng định bị đơn có hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu của nguyên đơn (theo điểm c khoản 1 Điều 129 Luật SHTT năm 2005). Tuy nhiên, đây là điểm đáng tiếc khi trong bản án lại không giải thích cụ thể vấn đề này. Tòa án chỉ đề cập là bị đơn gắn dấu hiệu “Flowerbox.vn” lên biển hiệu và trong các hoạt động kinh doanh của cửa hàng hoa, nghĩa là dấu hiệu của bị đơn có thể được gắn lên “dịch vụ” hay “hàng hóa” về hoa hay cây cảnh… Đồng thời, thông tin về loại hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu được bảo hộ của nguyên đơn cũng chưa được nêu rõ. Nhãn hiệu có thể gắn lên dịch vụ như dịch vụ kinh doanh cung cấp hoa, dịch vụ làm hoa hay dịch vụ cắm hoa…; cũng có thể là gắn lên hàng hóa là hoa tươi tự nhiên, hoa khô, hay cây cảnh… trong khi thông tin này là phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu và được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Trong quá trình giải quyết thì nguyên đơn có nêu công ty mình đăng ký kinh doanh là “hoạt động mua bán hoa và cây cảnh” nhưng đây là lĩnh vực kinh doanh của chủ thể kinh doanh – công ty Thuận Lê (tức nguyên đơn), chứ không phải là loại hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu mà nguyên đơn cung cấp. Cần phải phân biệt lĩnh vực kinh doanh của chủ thể và loại hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu vì hai vấn đề này khác nhau, đối tượng xác định cũng khác nhau. Do vậy, chúng tôi cho rằng nếu trong bản án nêu đầy đủ thông tin này thì phán quyết của Tòa án sẽ càng thêm toàn diện hơn nữa. Vì theo Danh mục phân loại hàng hóa, dịch vụ[14] thì hàng hóa hay dịch vụ liên quan đến hoa có rất nhiều và có thể xếp ở các nhóm khác nhau,[15] nên nếu Tòa án nêu rõ loại hàng hóa, dịch vụ của nguyên đơn và của bị đơn, từ đó so sánh xem hàng hóa/ dịch vụ này trùng (tức cùng loại) hay tương tự để khẳng định bị đơn có hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu của nguyên đơn sẽ thuyết phục hơn rất nhiều.

2. Các biện pháp xử lý hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu

2.1. Buộc chấm dứt hành vi xâm phạm

Trong hầu hết các vụ việc, nếu tại thời điểm Tòa án giải quyết mà hành vi xâm phạm vẫn còn tiếp tục thì biện pháp buộc chấm dứt hành vi xâm phạm sẽ được áp dụng. Theo yêu cầu của người khởi kiện, Tòa án quyết định buộc người có hành vi xâm phạm quyền SHTT chấm dứt hành vi xâm phạm. Cách thức áp dụng biện pháp này được quy định cụ thể tại Mục IV.1 Thông tư liên tịch 02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTT&DL-BKH&CN-BTP ngày 03/04/2008 hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền SHTT (Thông tư liên tịch 02/2008/TTLT). Theo đó, hành vi xâm phạm nếu tiếp tục được kéo dài trên thực tế sẽ có khả năng gây ra nhiều thiệt hại cho chủ sở hữu quyền SHTT. Trong bản án, bị đơn có nghĩa vụ chấm dứt hành vi xâm phạm ngay khi án có hiệu lực pháp luật. Đây cũng là cách giải quyết chung của nhiều vụ việc khác. Tuy nhiên, nếu hành vi xâm phạm của bị đơn gây thiệt hại cho nguyên đơn (là thiệt hại thực tế và chứng minh được) thì liệu rằng nguyên đơn có thể đòi bồi thường đối với những thiệt hại phát sinh kể từ khi Tòa án ra bản án (và tính toán thiệt hại cụ thể) đến lúc bản án có hiệu lực? Trong khoảng thời gian này, hành vi xâm phạm có thể vẫn tiếp tục xảy ra và gây thiệt hại cho nguyên đơn. Như vậy, cách áp dụng biện pháp buộc chấm dứt hành vi xâm phạm tưởng chừng đơn giản nhưng lại gặp phải bất cập, chưa thực sự bảo vệ tốt quyền lợi của bên bị vi phạm.

Đối với chủ thể bị thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền SHTT, để góp phần làm hạn chế thiệt hại xảy ra, pháp luật còn quy định các biện pháp tự bảo vệ tại Điều 198 Luật SHTT năm 2005.[16] . Trong trường hợp mà các biện pháp của Tòa án áp dụng chưa thực sự phát huy hiệu quả, chủ thể quyền có thể vận dụng quyền tự bảo vệ như một cách thức hữu hiệu để ngăn chặn và hạn chế thiệt hại xảy ra. Tuy vậy, bên thực hiện hành vi xâm phạm và chủ thể quyền SHTT là các tổ chức, cá nhân địa vị pháp lý ngang nhau, do đó sự can thiệp của cơ quan nhà nước (mà cụ thể ở đây là Tòa án) là điều cần thiết.

2.2. Buộc xin lỗi, cải chính công khai

Đối với biện pháp buộc xin lỗi công khai, pháp luật quy định Tòa án có thẩm quyền quyết định buộc người có hành vi xâm phạm quyền SHTT phải xin lỗi, cải chính công khai, nhằm khôi phục danh dự, nhân phẩm, uy tín, danh tiếng cho chủ thể quyền SHTT bị xâm phạm. Theo phán quyết của Tòa, bị đơn có trách nhiệm thông báo xin lỗi công khai trên phương tiện thông tin báo chí (báo Tuổi Trẻ và Thanh Niên) về việc đã sử dụng trái phép nhãn hiệu “Flower box”. Tuy nhiên, căn cứ mà Tòa viện dẫn để quyết định áp dụng hình thức này đối với bị đơn là “do công ty Anh Quân có hành vi xâm phạm quyền SHTT” nên phải xin lỗi công khai trên báo. Theo quy định tại Mục IV.2.2 Thông tư liên tịch 02/2008/TTLT, việc xin lỗi, cải chính công khai là nhằm khôi phục uy tín, danh tiếng cho chủ thể quyền SHTT bị xâm phạm, do đó để áp dụng biện pháp này cần có sự xem xét đến uy tín của nguyên đơn bị xâm phạm như thế nào. Nếu như không chứng minh sự xâm phạm về uy tín, danh tiếng thì xin lỗi công khai hầu như không có ý nghĩa. Việc xây dựng hình ảnh của doanh nghiệp trong lòng người tiêu dùng đòi hỏi một thời gian dài và đánh dấu bằng chất lượng của sản phẩm, dịch vụ.[17] Khi hành vi xâm phạm diễn ra, người tiêu dùng có khả năng mua những sản phẩm hay sử dụng dịch vụ với chất lượng kém, từ đó làm ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của nhãn hiệu bị xâm phạm. Kết quả là người tiêu dùng bị mất lòng tin với sản phẩm, dịch vụ bị xâm phạm nhãn hiệu. Theo pháp luật của Anh, danh tiếng, uy tín của doanh nghiệp bị giảm sút là yếu tố đầu tiên cần phải chứng minh được khi có hành vi xâm phạm nhãn hiệu. Nếu chỉ có việc sử dụng nhãn hiệu trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc của sản phẩm thì chưa đủ để xem là có hành vi xâm phạm nhãn hiệu. Chủ thể kinh doanh phải chứng minh được cùng với sự nhầm lẫn về nguồn gốc của sản phẩm phải là sự tổn hại về danh tiếng, uy tín của mình.[18] Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh trong vụ việc này có lẽ cũng theo hướng ngầm hiểu rằng hành vi xâm phạm của bị đơn đã làm ảnh hưởng đến danh tiếng, uy tín của nguyên đơn nhưng không thể hiện rõ ràng bằng lập luận trong bản án.

Ngược lại, trong một vụ việc khác, ông Đăng đã sử dụng tác phẩm của ông Trọng mà không xin phép, không trả tiền nhuận bút, đồng thời còn có hành vi sửa chữa, cắt xén tác phẩm của ông Trọng và Tòa án đã kết luận là có hành vi xâm phạm quyền tác giả.[19] Khi giải quyết yêu cầu buộc xin lỗi, cải chính công khai của ông Trọng, Tòa án nhân dân TP. HCM đã lý giải “việc ông Đăng vi phạm không hoàn toàn do lỗi cố ý mà gián tiếp có phần trách nhiệm của ông Nghĩa (người đã chuyển cho ông Đăng tác phẩm đó), mặt khác các thiệt hại cho nguyên đơn chưa gây ra các ảnh hưởng xấu trên các phương tiện thông tin đại chúng do đó phía bị đơn cần rút kinh nghiệm nghiêm túc mà không nhất thiết phải cải chính xin lỗi”. Như vậy trong vụ việc này, khi quyết định áp dụng hay không đối với biện pháp này, Tòa án đã căn cứ vào hai tiêu chí: lỗi của phía bị đơn và mức độ thiệt hại mà nguyên đơn phải chịu.

Có thể thấy, cách áp dụng biện pháp buộc xin lỗi, cải chính công khai trong cả hai vụ việc đều chưa phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. Xin lỗi, cải chính công khai là biện pháp hướng tới bảo vệ các giá trị nhân thân, về danh dự, uy tín cho chủ thể cũng như đính chính những sai sót đã từng xảy ra trên thực tế. Do đó khi áp dụng biện pháp này nên xem xét mức độ tổn thất về danh dự, uy tín của chủ thể do hành vi xâm phạm quyền tác giả gây ra. Căn cứ thứ hai là tính cấp thiết yêu cầu phải công bố và sửa chữa sai sót với công chúng.

2.3. Buộc bồi thường thiệt hại

Yêu cầu bồi thường thiệt hại và các chi phí cần thiết của nguyên đơn không được Tòa án chấp nhận. Theo quy định tại khoản 6 Điều 203 Luật SHTT năm 2005, trong trường hợp có yêu cầu bồi thường thiệt hại thì nguyên đơn phải chứng minh thiệt hại thực tế đã xảy ra và nêu căn cứ xác định mức bồi thường thiệt hại tại Điều 205 Luật SHTT năm 2005. Nguyên đơn không cung cấp được các chứng cứ chứng minh cho thiệt hại của mình nên Tòa án không chấp nhận yêu cầu này là hợp lý. Thế nhưng, chúng tôi muốn bàn thêm về những chứng cứ mà nguyên đơn đưa ra tại phiên tòa (nhưng không được chấp nhận), trong đó có hóa đơn bán lẻ của bị đơn. Theo Điều 205 Luật SHTT năm 2005, căn cứ xác định mức bồi thường thiệt hại do xâm phạm quyền SHTT dựa trên “Tổng thiệt hại vật chất tính bằng tiền cộng với khoản lợi nhuận mà bị đơn đã thu được do thực hiện hành vi xâm phạmquyền SHTT, nếu khoản lợi nhuận bị giảm sút của nguyên đơn chưa được tính vào tổng thiệt hại vật chất”. Liệu rằng nguyên đơn có thể theo hướng chứng minh doanh thu, lợi nhuận mà bị đơn có được từ việc thực hiện hành vi xâm phạm để đưa ra đòi bồi thường vật chất không và hóa đơn bán hàng của bị đơn có phải là chứng cứ chứng minh không? Cơ sở lý luận cho vấn đề này là “Bị đơn đã đạt được những thứ mà trên thực tế thuộc về nguyên đơn và có thể kiếm được bởi nguyên đơn nếu không có hành vi xâm phạm.”[20] Có thể thấy, xác định lợi nhuận mà bị đơn thu được từ hành vi xâm phạm có phần dễ dàng hơn so với việc xác định lợi nhuận bị mất của nguyên đơn dựa trên tính thực tế của nó.[21] Tuy nhiên, liệu rằng những gì mà bị đơn thu được có thật sự là thiệt hại của nguyên đơn hay không? Trong kinh doanh, doanh thu sản phẩm, dịch vụ bị quyết định bởi nhiều yếu tố khác nhau, không loại trừ trường hợp sản phẩm chất lượng kém từ hành vi xâm phạm dẫn đến khách hàng không còn sự tin tưởng đối với sản phẩm, cả chủ sở hữu quyền và bên xâm phạm đều không có doanh thu, lợi nhuận, do đó nếu tính thiệt hại theo cách này không đảm bảo quyền cho chủ sở hữu. Để đảm bảo quyền của bên bị vi phạm, nhiều quốc gia cho phép họ được đòi bồi thường nhiều hơn khoản thiệt hại nếu lỗi của bên gây thiệt hại là vô ý nặng hoặc cố ý (Điều 38 Luật nhãn hiệu Nhật Bản, Điều 43(a) Đạo Luật Lanham Hoa Kỳ). Đây cũng là vấn đề cần nghiên cứu thêm.

Nhìn chung, dưới góc độ pháp luật, quy định về các biện pháp dân sự để xử lý hành vi xâm phạm quyền SHTT đang dần hoàn chỉnh. Tuy nhiên, còn gặp phải một số bất cập trong quá trình thực thi, đặc biệt là sự khó khăn trong hoạt động chứng minh và đánh giá chứng cứ.

CHÚ THÍCH

*,** Giảng viên Khoa Luật Dân sự, Trường ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh.

[1] Tham khảo thêm về nhãn hiệu đang có tranh chấp tại trang web của Cục SHTT (http://noip.gov.vn/) và trang web Thư viện số về Sở hữu công nghiệp của Cục SHTT (http://iplib.noip.gov.vn/WebUI/WLogin.php) tại mục Nhãn hiệu.

[2] Dựa vào thông tin này cũng có thể khẳng định rằng nhãn hiệu của nguyên đơn là nhãn hiệu thông thường mà không phải nhãn hiệu nổi tiếng, vì nguyên đơn không đề cập cũng không chứng minh được nhãn hiệu này thỏa mãn các tiêu chí của nhãn hiệu nổi tiếng.

[3] Như đã nêu, vì nhãn hiệu của nguyên đơn không phải nhãn hiệu nổi tiếng nên chúng tôi loại trừ hành vi xâm phạm đối với nhãn hiệu nổi tiếng tại điểm d khoản 1 Điều 129 Luật SHTT năm 2005. Hành vi xâm phạm do tác giả bình luận là những hành vi xâm phạm nhãn hiệu thông thường được bảo hộ dựa trên văn bằng, quy định tại điểm a, b, c khoản 1 Điều 129 Luật SHTT năm 2005.

[4] Mặc dù quy định tại điểm a khoản 5 Điều 124 Luật SHTT năm 2005 là hành vi sử dụng nhãn hiệu được bảo hộ nhưng chúng tôi cho rằng có thể áp dụng tương tự các hành vi này cho những dấu hiệu đang tranh chấp để xem xét có hành vi sử dụng hay không, vì bản chất các hành vi này đều hướng đến việc sử dụng dấu hiệu trên hàng hóa, dịch vụ và để đưa ra thị trường nên có thể đánh giá được việc sử dụng hay không sử dụng thông qua các hành vi này.

[5] Thông tư này đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/07/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/07/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; và Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN ngày 20/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

[6] Điểm a khoản 3 Điều 11 Nghị định số 105/2006/NĐ-CP và điểm b, điểm c tiểu mục 39.8 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN.

[7] Tòa án đã áp dụng Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 105/2006/NĐ-CP để cho rằng bị đơn có yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu của nguyên đơn.

[8] Trong thực tiễn, vấn đề này cũng từng được đề cập trong một tranh chấp khác về nhãn hiệu, là nhãn hiệu “Phù Đổng, hình” (nhãn hiệu của nguyên đơn) và “Phù Đổng Thiên Vương” (nhãn hiệu của bị đơn). Theo đó, Tòa án cấp sơ thẩm và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao cho rằng: “Vì công ty Hoài Nam (là nguyên đơn) được cấp giấy chứng nhận bảo hộ chữ nhà hàng Phù Đổng, còn công ty Phù Đổng Thiên Vương (là bị đơn) lấy tên cửa hàng là Phù Đổng Thiên Vương. Giữa hai cụm từ này hoàn toàn khác nhau về kết cấu của câu và số lượng chữ của biển hiệu, không thể gây nhầm lẫn cho khách hàng… Vì vậy, việc đăng biển Phù Đổng Thiên Vương cũng là bình thường, không xâm phạm đến quyền sở hữu nhãn hiệu của công ty Hoài Nam, không gây nhầm lẫn cho khách hàng và không vi phạm các quy định của pháp luật về việc bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá, dịch vụ”. Ngược lại, Tòa án tối cao thì đồng tình với quan điểm của Cục Sở hữu công nghiệp (nay là Cục SHTT) là: “Cục Sở hữu công nghiệp đã có Công văn số 105/SHCN-KN trả lời công ty Hoài Nam là nếu ông Lâm (chủ của công ty Phù Đổng Thiên Vương, bị đơn) sử dụng nhãn hiệu Phù Đổng Thiên Vương thì hành vi đó có thể gây ra sự nhầm lẫn cho người tiêu dùng và bị coi là xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp của chủ nhãn hiệu hàng hóa, được quy định tại Điều 805 Bộ luật Dân sự… ông Lâm hiện đang kinh doanh nhà hàng ăn uống thì việc quảng cáo của ông Lâm là xâm phạm đến quyền sở hữu nhãn hiệu của công ty Hoài Nam, cụ thể là xâm phạm chữ Phù Đổng và xâm phạm hình ảnh nhà hàng.”

(Xem Quyết định số 08/2003/HĐTP-DS ngày 26/02/2003 Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao). Trong vụ việc này thể hiện cách hiểu khác nhau của các cấp Tòa về việc “bảo hộ tổng thể nhãn hiệu”.

[9] Luật này được sửa đổi nhiều lần vào các năm 1964, 1975, 1989, 1991, 1994 và hai lần sửa cuối là vào năm 1996 và năm 2002.

[10] Lê Thị Hoàng Thanh và Trương Hồng Quang, “Bồi thường thiệt hại đối với hành vi xâm phạm quyền tác giả và nhãn hiệu hàng hóa theo pháp luật Nhật Bản và thực tiễn áp dụng”, Tạp chíNhà nước và pháp luật,số 6/2011.

[11] Được đề cập trong án lệ Polaroid Corp. v. Polarad Elect. Corp., 287 F.2d 492 (2d Cir.), cert. denied, 368 U.S. 820 (1961).

[12] Mặc dù quy định của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN chỉ áp dụng cho nhãn hiệu kết hợp nhưng thiết nghĩ việc áp dụng tương tự cho nhãn hiệu chữ vẫn phù hợp và cần thiết.

[13] Khoản 1 Điều 74 Luật SHTT năm 2005 cũng quy định: “Nhãn hiệu được coi là có khả năng phân biệt nếu được tạo thành từ một hoặc một số yếu tố dễ nhận biết, dễ ghi nhớ hoặc từ nhiều yếu tố kết hợp thành một tổng thể dễ nhận biết, dễ ghi nhớ”.

[14] Phiên bản lần thứ 10, bản chính thức tháng 07/2012.

[15] Chẳng hạn, nếu là hàng hóa về hoa tự nhiên và cây cảnh thì xếp ở nhóm 31, trong đó lại phân chia các loại hoa và cây khác nhau theo các mã dịch vụ riêng biệt. Nếu là dịch vụ về hoa thì rất nhiều, ví dụ dịch vụ về làm hoa, cắm hoa thì ở nhóm 44 nhưng mã hàng hóa khác nhau; dịch vụ về gói hoa, chuyển phát hoa thì lại ở nhóm 39 cũng có mã hàng hóa khác…

[16] Điều 198. Quyền tự bảo vệ: Chủ thể quyền sở hữu trí tuệ có quyền áp dụng các biện pháp sau đây để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình: Áp dụng biện pháp công nghệ nhằm ngăn ngừa hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; Yêu cầu tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ phải chấm dứt hành vi xâm phạm, xin lỗi, cải chính công khai, bồi thường thiệt hại; Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan; Khởi kiện ra tòa án hoặc trọng tài để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

[17] Holyoak và Torremans, Intellectual Property Law(Seventh Edition), Nxb. Oxford University, 2013, tr. 550. Tác giả chỉnh sửa khoảng cách ngay số 17 cho phù hợp.

[18] Lionel Bently và Brad Sherman, Intellectual Property Law, NXB. Oxford University, 2009, tr. 709.

[19] Bản án số 1549/2010/KDTM-ST ngày 27/09/2010 của Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh về tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ.

[20] Mc. Cathy, Trademark and unfair competition,Nxb. West Publishers, 2006, tr. 30.

[21] Đinh Thị Mai Phương, Về bồi thường thiệt hại do hành vi trái pháp luật xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp theo pháp luật Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia, 2009, tr. 205.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Đinh Thị Mai Phương, Về bồi thường thiệt hại do hành vi trái pháp luật xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp theo pháp luật Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia, 2009. [trans: Dinh Thi Mai Phuong, Compensation for damages caused by infringement of industrial property right under Vietnamese Law, National Politics Publishers, 2009] .
Lê Thị Hoàng Thanh và Trương Hồng Quang, “Bồi thường thiệt hại đối với hành vi xâm phạm quyền tác giả và nhãn hiệu hàng hóa theo pháp luật Nhật Bản và thực tiễn áp dụng”, Tạp chí Nhà nước và pháp luật, số 06, 2011. [trans: Le Thi Hoang Thanh and Truong Hong Quang, “Compensation for damages caused by infringement of copyright and trademark under Japanese law and practical application”, State and Law Review, No. 06, 2011] .
Holyoak and Torremans, Intellectual Property Law (Seventh Edition), Oxford University Publishers, 2013.
Lionel Bently and Brad Sherman, Intellectual Property Law, Oxford University Publishers, 2009.
Cathy, Trademark and unfair competition, West Publishers, 2006.

Bình luận bản án: Hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu

TÓM TẮT