Mục lục
Bình luận bản án: Bảo hộ nhãn hiệu và tên thương mại
Tác giả: TS. Lê Thị Nam Giang & ThS. Phạm Vũ Khánh Toàn
TÓM TẮT
Vụ án được bình luận trong bài viết là một ví dụ điển hình cho việc giải quyết hiện tượng xung đột quyền trong bảo hộ nhãn hiệu và tên thương mại cũng như điều kiện để doanh nghiệp có thể dùng tên địa danh bảo hộ cho nhãn hiệu của mình và được xem xét với nhiều vấn đề pháp lý phát sinh dưới góc độ pháp luật nội dung và pháp luật tố tụng. Cụ thể, các vấn đề pháp lý sau đây đã được phân tích trong bài viết: (i) tên của cơ sở kinh doanh, trong trường hợp này là tên Nhà máy xi măng Trung Sơn trong Dự án thành lập Nhà máy có được pháp luật bảo hộ là tên thương mại không?; (ii) việc sử dụng tên địa danh, cụ thể là tên xã Trung Sơn làm dấu hiệu trong nhãn hiệu “Trung Sơn – xi măng Pooc Lăng hỗn hợp – Hoà Bình – Việt Nam” có thực sự không đáp ứng điều kiện bảo hộ không? (iii) sự tuân thủ pháp luật tố tụng hành chính trong trường hợp căn cứ hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu được đưa ra bởi Cục Sở hữu trí tuệ trong Quyết định số 2470/QĐ-SHTT ngày 8/12/2012 (đối tượng của vụ kiện) là nhãn hiệu được bảo hộ có chứa dấu hiệu trùng với thành phần phân biệt trong tên thương mại của Nhà máy xi măng Trung Sơn nhưng Toà án khi tuyên sửa bản án sơ thẩm chỉ dựa trên căn cứ nhãn hiệu không đáp ứng điều kiện bảo hộ vì không có sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.
Xem thêm bài viết về “Bình luận bản án”
- Bình luận bản án: Bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng ở Việt Nam – PGS.TS. Đỗ Văn Đại & ThS. Nguyễn Phương Thảo
- Bình luận bản án – Hành vi xâm phạm quyền tác giả – ThS. Nguyễn Phương Thảo
- Bình luận bản án: Ngôn ngữ trong tố tụng trọng tài thương mại ở Việt Nam – PGS.TS. Đỗ Văn Đại
- Bình luận bản án: Điều kiện từ chối đăng ký, sử dụng tên miền – PGS.TS. Đỗ Văn Đại & ThS. Nguyễn Ngọc Hồng Phượng
- Bình luận bản án: Sính lễ trong pháp luật Việt Nam – PGS.TS. Đỗ Văn Đại & ThS. Lê Thị Diễm Phương
NỘI DUNG BẢN ÁN
Bản án số 56/2013/HC-PT ngày 09/4/2013 (Trích)
XÉT THẤY
- Về thủ tục tố tụng:
Ngày 16/5/2007, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ (Cục SHTT) – Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ KH & CN) ban hành Quyết định số 5716/QĐ-SHTT cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá (GCN ĐKNH) số 82099 cho sản phẩm xi măng của Công ty Xuân Mai.
Ngày 08/12/2010, Cục trưởng Cục SHTT – Bộ KH & CN ban hành Quyết định số 2470/QĐ-SHTT về việc huỷ bỏ một phần hiệu lực GCN ĐKNH số 82099 nêu trên.
Không đồng ý, Công ty Xuân Mai đã khiếu nại.
Ngày 13/5/2011, Cục trưởng Cục SHTT – Bộ KH & CN ban hành Quyết định số 904/QĐ-SHTT giải quyết khiếu nại với nội dung không chấp nhận khiếu nại của Công ty Xuân Mai.
Ngày 14/7/2011, Công ty Xuân Mai khởi kiện yêu cầu Toà án hủy Quyết định số 2470/QĐ-SHTT ngày 16/5/2007 về việc hủy bỏ một phần hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa số 82099 và Quyết định số 904/QĐ-SHTT ngày 13/5/2011 của Cục trưởng Cục SHTT – Bộ KH & CN về việc giải quyết khiếu nại.
Như vậy, việc Công ty Xuân Mai đã khiếu nại và khởi kiện đúng thủ tục pháp luật quy định và Toà án nhân dân tỉnh Hòa Bình thụ lý, giải quyết vụ án hành chính là đúng thẩm quyền theo quy định tại khoản 1 Điều 28 và khoản 1 Điều 30 Luật Tố tụng hành chính.
- Về nội dung:
+ Việc áp dụng pháp luật để hủy bỏ văn bằng bảo hộ
Tại khoản 3 Điều 220 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2009 (Luật SHTT) quy định: “Mọi quyền và nghĩa vụ theo văn bản bảo hộ được cấp theo quy định của pháp luật có hiệu lực trước ngày Luật này có hiệu lực và các thủ tục duy trì, gia hạn, sửa đổi, chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực, chuyển giao quyền sử dụng, chuyển nhượng quyền sở hữu, giải quyết tranh chấp liên quan đến văn bằng bảo hộ đó được áp dụng theo quy định của Luật này, trừ căn cứ hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ thì áp dụng quy định pháp luật có hiệu lực đối với việc xét cấp văn bằng bảo hộ đó. Quy định này cũng được áp dụng với Quyết định đăng bạ tên gọi xuất xứ hàng hóa ban hành theo quy dịnh pháp luật có hiệu lực trước ngày Luật này có hiệu lực;cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng kí chỉ dẫn địa lý đối với các tên gọi xuất xứ hàng hóa.”
Căn cứ vào quy định nêu trên, thấy rằng việc Cục SHTT đã áp dụng Nghị định số 63/CP ngày 24/10/1996 của Chính Phủ (được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 06/2001/NĐ-CP ngày 01/02/2001) để xét cấp cho Công ty Xuân Mai Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa số 82099 tại Quyết định số 5716/QĐ-SHTT ngày 16/5/2007 và khi hủy bỏ hiệu lực của GCN ĐKNH số 82099 cũng phải áp dụng Nghị định này.
Tại khoản 1 Điều 29 Nghị định 63/CP quy định: “Bất kỳ người thứ ba nào cũng có quyền nộp đơn yêu cầu Cục Sở hữu công nghiệp hủy bỏ hiệu lực một Văn bằng bảo hộ với lý do Văn bằng bảo hộ đó được cấp không phù hợp với các quy định của pháp luật như quy định tại khoản 2 Điều này…”.
Theo quy định trên thì Công ty Bình Minh có quyền đề nghị Cục SHTT hủy bỏ GCN ĐKNH số 82099 đã cấp cho Công ty Xuân Mai.
+ Về thời hiệu nộp đơn yêu cầu hủy bỏ hiệu lực của văn bằng bảo hộ:
Nghị định số 63/CP nêu trên không quy định về thời hiệu nộp đơn yêu cầu Cục SHTT hủy bỏ hiệu lực của văn bằng bảo hộ. Do đó Công ty Bình Minh có quyền nộp đơn vào bất kì thời điểm nào trong thời hạn có hiệu lực của văn bằng bảo hộ.
Theo văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa số 82099 của Công ty Xuân Mai thì Văn bằng bảo hộ này có hiệu lực 10 năm kể từ ngày 04/7/2005.
Ngày 01/9/2010, Công ty Bình Minh gửi Công văn số 123/CV-CTBT đến Cục SHTT đề nghị hủy bỏ nhãn hiệu số 82099 do Cục SHTT cấp cho Công ty Xuân Mai; ngày 08/9/2010, Cục SHTT nhận được đơn này. Như vậy, Công ty Bình Minh nộp đơn yêu cầu hủy bỏ nhãn hiệu hàng hóa của công ty Xuân Mai là trong thời gian có hiệu lực của văn bằng bảo hộ.
+ Xét nội dung Quyết định số 2470/QĐ-SHTT ngày 16/5/2007 của Cục trưởng Cục SHTT về việc hủy bỏ một phần hiệu lực GCN ĐKNHsố 82099 đã cấp cho Công ty Xuân Mai.
Sau khi xem xét đơn của Công ty Bình Minh yêu cầu Cục trưởng Cục SHTT hủy bỏ thành phần “Trung Sơn” trong nhãn hiệu hàng hóa số 82099 của Công ty Xuân Mai với lý do là thuộc trường hợp “đối tượng được bảo hộ không đáp ứng đúng tiêu chuẩn bảo hộ” theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 29 Nghị định số 63/CP; ngày 08/12/2010 Cục trưởng Cục SHTT ra Quyết định số 2470/QĐ-SHTT về việc hủy bỏ một phần hiệu lực GCN ĐKNH số 82099 cấp cho Công ty Xuân Mai theo Quyết định số 5716/QĐ-SHTT ngày 16/5/2007 của Cục trưởng Cục SHTT. Hội đồng xét xử phúc thẩm thấy rằng:
Tại điểm g khoản 2 Điều 6 Nghị định 63/CP (sửa đổi) quy định về các dấu hiệu không được Nhà nước bảo hộ với danh nghĩa là một nhãn hiệu hàng hóa như sau: “dấu hiệu, tên gọi (bao gồm cả ảnh, tên, biệt hiệu, bút danh), hình vẽ, biểu tượng giống hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn với hình quốc kì, quốc huy, lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân, địa danh, các tổ chức của Việt Nam cũng như của nước ngoài nếu không được các cơ quan, người có thẩm quyền tương ứng cho phép”.
Theo quy định này, thì Đơn xin cấp GCN ĐKNH của Công ty Xuân Mai phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép sử dụng tên gọi địa danh “Trung Sơn” trong nhãn hiệu hàng hóa của mình thì nhãn hiệu này mới được Nhà nước bảo hộ. Nhưng trong hồ sơ đăng ký nhãn hiệu hàng hóa của Công ty Xuân Mai không có tài liệu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép Công ty Xuân Mai được sử dụng địa danh Trung Sơn trên nhãn hiệu hàng hóa được bảo hộ.
Do vậy, Cục trưởng Cục SHTT ra Quyết định số 2470/QĐ-SHTT ngày 08/12/2010 về việc hủy bỏ một phần hiệu lực GCN ĐKNH số 82099 cấp cho Công ty Xuân Mai theo Quyết định số 5716/QĐ-SHTT ngày 16/5/2007 của Cục SHTT là đúng quy định nêu trên.
Tòa án cấp sơ thẩm khi giải quyết vụ án đã không kiểm tra đầy đủ văn bản pháp luật có liên quan nên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty Xuân Mai là chưa khách quan, chưa đúng với quy định của pháp luật.
Do đó, kháng cáo của người bị kiện và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là có căn cứ chấp nhận.
Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao để sửa bản án sơ thẩm.
……
Bởi các lẽ trên, căn cứ vào khoản 2 Điều 205 Luật Tố tụng hành chính;
QUYẾT ĐỊNH
– Áp dụng khoản 3 Điều 220 Luật Sở hữu trí tuệ; áp dụng khoản 2 Điều 6 Nghị định 63/NĐ-CP ngày 24/10/1996 (đã sửa đổi theo Nghị định số 06/2001/NĐ-CP ngày 01/02/2001).
Chấp nhận kháng cáo của Cục SHTT và kháng cáo của Công ty Cổ phần Tập đoàn xây dựng và du lịch Bình Minh. Sửa bản án sơ thẩm như sau:
Bác đơn khởi kiện của Công ty TNHH Xuân Mai đối với yêu cầu hủy bỏ Quyết định số 2470/QĐ-SHTT ngày 08/12/2010 của Cục trưởng Cục SHTTvề việc hủy bỏ một phần hiệu lực GCN ĐKNHsố 82099 cấp cho Công ty TNHH Xuân Mai.
…….
Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.
Xem thêm bài viết về “Nhãn hiệu”
- Xung đột quyền trong bảo hộ Nhãn hiệu và Tên thương mại – TS. Lê Thị Nam Giang
- Nhãn hiệu nổi tiếng, pháp luật và thực tiễn – ThS. Lê Xuân Lộc & ThS. Mai Duy Linh
- Bình luận bản án: Bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng ở Việt Nam – PGS.TS. Đỗ Văn Đại & ThS. Nguyễn Phương Thảo
- Những thay đổi quan trọng trong quy định pháp luật của liên minh Châu Âu về nhãn hiệu – TS. Nguyễn Hồ Bích Hằng
- Nguyên tắc áp dụng pháp luật trong việc giải quyết bồi thường thiệt hại đối với nhãn hiệu hàng hóa Liên minh Châu Âu và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam – ThS. Lê Trần Thu Nga
BÌNH LUẬN BẢN ÁN
1. Dẫn nhập
Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau[1]. Theo pháp luật sở hữu trí tuệ (SHTT) Việt Nam, nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện: (i) là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc; (ii) có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hoá, dịch vụ của chủ thể khác; (iii) không thuộc các trường hợp được quy định tại Điều 73 và Điều 74 Luật SHTT[2]. Quyền sở hữu công nghiệp (SHCN) đối với nhãn hiệu được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của Cục SHTT[3].
Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh[4]. Để được pháp luật SHTT bảo hộ dưới danh nghĩa là tên thương mại của tổ chức, cá nhân, cần phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 78 Luật SHTT, bao gồm: (i) chứa thành phần tên riêng để phân biệt; (ii) không trùng và tương tự tới mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ trước đó; (iii) không trùng hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn với tên thương mại của người khác đã sử dụng trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh. Quyền SHCN đối với tên thương mại được xác lập trên cơ sở thực tiễn sử dụng hợp pháp tên thương mại đó tương ứng với khu vực (lãnh thổ) và lĩnh vực kinh doanh mà không cần thực hiện thủ tục đăng ký. Thường thì tên của doanh nghiệp trong đăng ký kinh doanh cũng chính là tên thương mại của doanh nghiệp.
Nhãn hiệu và tên thương mại là các đối tượng được bảo hộ quyền SHCN với các quy định khác nhau. Chức năng cơ bản của nhãn hiệu là nhằm phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau trong khi đó chức năng cơ bản của tên thương mại là nhằm phân biệt chủ thể kinh doanh.
Trên thực tế, không ít doanh nghiệp đã lấy tên địa danh làm dấu hiệu để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu và/hoặc yếu tố cấu thành tên thương mại. Và vì nhiều lý do khác nhau, có nhiều trường hợp tên của một địa danh được các doanh nghiệp khác nhau cùng sử dụng làm tên thương mại của doanh nghiệp và/hoặc nhãn hiệu cho hàng hoá, dịch vụ của mình. Trong những trường hợp này có thể phát sinh các vấn đề pháp lý như: (i) hiện tượng xung đột quyền trong bảo hộ nhãn hiệu và tên thương mại[5]; (ii)điều kiện để doanh nghiệp có thể dùng tên địa danh bảo hộ cho nhãn hiệu của mình.Đối với vấn đề pháp lý thứ nhất, pháp luật SHTT Việt Nam đã có những quy định nhằm ngăn ngừa và giải quyết hiện tượng xung đột quyền trong bảo hộ nhãn hiệu và tên thương mại. Cụ thể, quyền SHCN có thể bị hủy bỏ hiệu lực (đối với các quyền được xác lập theo văn bằng bảo hộ) hoặc bị cấm sử dụng (đối với các quyền không cần xác lập trên cơ sở văn bằng bảo hộ) nếu xung đột với quyền SHTT của tổ chức, cá nhân khác được xác lập trước[6]. Đối với vấn đề thứ hai, nhãn hiệu có thể bị hủy bỏ nếu không đáp ứng điều kiện bảo hộ.
Vụ án được bình luận dưới đây là một ví dụ điển hình về giải quyết xung đột quyền trong bảo hộ tên thương mại và nhãn hiệu, cũng như vấn đề sử dụng tên địa danh làm dấu hiệu cho nhãn hiệu và rất đáng để xem xét với nhiều vấn đề pháp lý phát sinh từ góc độ pháp luật nội dung đến pháp luật tố tụng.
2. Hoàn cảnh phát sinh tranh chấp[7]
Ngày 27/12/2002 Công ty TNHH Xuân Mai (Công ty Xuân Mai) được UBND tỉnh Hoà Bình cho phép xây dựng nhà máy sản xuất xi măng tại xã Thành Lập, Huyện Lương Sơn, Hoà Bình. Ngày 4/7/2005 Công ty Xuân Mai nộp đơn đăng ký nhãn hiệu và ngày 16/5/2007, tại quyết định số 5716/QĐ-SHTT, Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam (Cục SHTT) đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (GCN ĐKNH) số 82099 “Trung Sơn – xi măng Pooc Lăng hỗn hợp – Hoà Bình – Việt Nam, hình” cho sản phẩm xi măng của Công ty.
Ngày 8/12/2010 Cục SHTT ra quyết định số 2470/QĐ- SHTT hủy bỏ một phần hiệu lực GCN ĐKNH số 82099 (huỷ bỏ cụm từ “Trung Sơn”) với lý do cụm từ Trung Sơn trùng với thành phần phân biệt trong tên “Dự án Nhà máy xi măng Trung Sơn” của Công ty Cổ phần tập đoàn Xây dựng và Du lịch Bình Minh (Công ty Bình Minh), là tên thương mại của Công ty Bình Minh được xác lập trước ngày nhãn hiệu theo GCN ĐKNH số 82099 nộp đơn đăng ký. Công ty Xuân Mai khiếu nại quyết định số 2470/QĐ- SHTT. Ngày 13/5/2011, Cục SHTT đã có Quyết định giải quyết khiếu nại số 904/QĐ-SHTT với nội dung không chấp nhận khiếu nại của công ty Xuân Mai.
Công ty Xuân Mai không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Cục SHTT nên ngày 14/7/2011 đã khởi kiện tại Toà án yêu cầu hủy bỏ quyết định số 2470/QĐ- SHTT.
Tại phiên tòa sơ thẩm, người bị khởi kiện, Cục SHTT trình bày hai lý do làm căn cứ cho Quyết định số 2470/QĐ- SHTT: (i) Tên gọi Nhà máy xi măng Trung Sơn là chỉ dẫn thương mại dưới dạng tên thương mại của công ty Bình Minh. Dự án Nhà máy xi măng Trung Sơn của Công ty Bình Minh là dự án có quy mô lớn, được Chính phủ, UBND tỉnh Hoà Bình phê duyệt, cấp phép theo các trình tự, thủ tục từ nhiều năm. Công ty Xuân Mai đăng ký nhãn hiệu Trung Sơn cho sản phẩm xi măng sau khi Chính phủ và các cấp có thẩm quyền đã có các quyết định liên quan đến tên Dự án Nhà máy xi măng Trung Sơn của Công ty Bình Minh; (ii) Công ty Xuân Mai không được các cơ quan chức năng cho phép sử dụng tên địa danh Trung Sơn làm tên nhà máy hay sản phẩm xi măng của Công ty. Công ty Xuân Mai cũng chưa chứng minh được dấu hiệu Trung Sơn đã được thừa nhận và sử dụng rộng rãi cho cho sản phẩm xi măng và không có tài liệu nào thể hiện dự án Nhà máy xi măng Hoà Bình của Công ty Xuân Mai mang tên Trung Sơn. Việc cấp GCN ĐKNH số 82099 cho Công ty Xuân Mai có cụm từ “Trung Sơn” sẽ gây nhầm lẫn với hoạt động của Công ty Bình Minh nếu không được ngăn chặn sẽ dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh và không phù hợp với quy định tại điểm g, khoản 2, Điều 6 Nghị định số 63/CP[8].
Công ty Bình Minh (người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan) trình bày, trong quá trình làm thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho sản phẩm, Công ty phát hiện trên vỏ bao xi măng của Công ty Xuân Mai có in chữ “Trung Sơn” trùng với tên Nhà máy xi măng Trung Sơn của Công ty Bình Minh nên ngày 01/9/2010 bằng Công văn số 123/CV-CTBT gửi Cục SHTT đề nghị hủy bỏ một phần hiệu lực GCN ĐKNH số 82099 của Công ty Xuân Mai. Công ty Bình Minh cho rằng, Công ty Xuân Mai sử dụng nhãn hiệu “Trung Sơn” cho sản phẩm xi măng trùng với tên “Dự án Nhà máy xi măng Trung Sơn” của Công ty Bình Minh đã được Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh Hoà bình cấp phép trước khi Công ty Xuân Mai nộp đơn xin đăng ký nhãn hiệu hàng hoá. Cụ thể, Dự án này đã được UBND tỉnh Hoà Bình cấp quyết định cho phép thực hiện từ ngày 13/8/2003. Ngày 15/11/2004 UBND tỉnh Hoà Bình ban hành Quyết định số 2269/QĐ-UBthu hồi 547.534,5 m2 đất. Ngày 06/4/2006, Thủ tướng Chính phủ, bằng văn bản số 535/TTg-CN cho phép đầu tư Nhà máy xi măng Trung Sơn công suất 2.500 tấn Clanhke tại huyện Lương Sơn, Hòa Bình. Trong quá trình triển khai dự án, Công ty Bình Minh đã có nhiều hoạt động đầu tư. Công ty Xuân Mai có trụ sở gần Công ty Bình Minh nên biết dự án này nhưng vẫn đăng ký Nhãn hiệu trên là hành vi cạnh tranh không lành mạnh, gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty Bình Minh.
Tại bản án hành chính sơ thẩm số 01/2012/HCST ngày 24/02/2012 của TAND tỉnh Hoà Bình, căn cứ vào mục 5, mục 6 Điều 88, Điều 90, điều 91 Luật Sở hữu trí tuệ (SHTT) chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Công ty Xuân Mai, hủy bỏ Quyết định số 2470/QĐ-SHTT ngày 08/12/2010 về việc hủy bỏ hiệu lực GCN ĐKNH số 82099 và Quyết định số 904/QĐ-SHTT ngày 13/5/2011.
Ngày 29/2/2012 Công ty Bình Minh kháng cáo toàn bộ bản án.
Ngày 06/3/2012, Cục SHTT kháng cáo đề nghị xem xét lại toàn bộ bản án sơ thẩm.
Ngày 09/4/2013, Toà Phúc thẩm TANDTC đã tuyên bản án với nội dung bác đơn khởi kiện của Công ty Xuân Mai đối với yêu cầu hủy bỏ Quyết định số 2470/QĐ-SHTT về việc hủy bỏ một phần hiệu lực GCN ĐKNH số 82099 như đã được trình bày ở trên[9].
3. Áp dụng pháp luật
Vụ án trên được xét xử sơ thẩm vào ngày 24/02/1012 và xét xử phúc thẩm vào ngày 09/4/2013, là thời điểm Luật SHTT, BLDS năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành quy định của BLDS và Luật SHTT về SHTT đã có hiệu lực nhưng trong vụ án này, Tòa án đã áp dụng quy định của BLDS năm 1995 và Nghị định 63/CP quy định chi tiết về SHCN để giải quyết. Cụ thể, trong bản án phúc thẩm, Tòa án đã áp dụng điều 29 khoản 1, điểm g khoản 2 Điều 6 Nghị định 63/CP.
Việc áp dụng pháp luật như vậy là phù hợp vì văn bằng bảo hộ nhãn hiệu trên được cấp căn cứ theo BLDS năm 1995 và Nghị định số 63/CP. Thực tế, Tòa phúc thẩm cũng đã lý giải vấn đề này trong bản án của mình: Tại khoản 3 Điều 220 Luật SHTT quy định: “Mọi quyền và nghĩa vụ theo văn bản bảo hộ được cấp theo quy định của pháp luật có hiệu lực trước ngày Luật này có hiệu lực và các thủ tục duy trì, gia hạn, sửa đổi, chấm dứt, huỷ bỏ hiệu lực, chuyển giao quyền sử dụng, chuyển nhượng quyền sở hữu, giải quyết tranh chấp liên quan đến văn bằng bảo hộ đó được áp dụng theo quy định của Luật này, trừ căn cứ huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ thì áp dụng quy định pháp luật có hiệu lực đối với việc xét cấp văn bằng bảo hộ đó”. Trong vụ án này, vấn đề tranh chấp liên quan đến căn cứ huỷ bỏ một phần hiệu lực của văn bằng bảo hộ nhãn hiệu nên phải áp dụng các văn bản pháp luật có hiệu lực vào thời điểm xem xét cấp văn bằng bảo hộ đó, cụ thể là BLDS năm 1995 và Nghị định 63/CP quy định chi tiết về SHCN.
4. Vấn đề pháp lý phát sinh
4.1. Lý do huỷ bỏ cụm từ “Trung Sơn” trong nhãn hiệu đã được bảo hộ
Lý do mà Công ty Bình Minh yêu cầu Cục SHTT hủy bỏ một phần hiệu lực GCN ĐKNH số 82099 “Trung Sơn – xi măng Pooc Lăng hỗn hợp – Hoà Bình – Việt Nam, hình” của Công ty Xuân Mai là cụm từ “Trung Sơn” trong nhãn hiệu này trùng với tên “Dự án Nhà máy xi măng Trung Sơn” của Công ty Bình Minh đã được Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh Hòa Bình cấp phép trước khi Công ty Xuân Mai nộp đơn đăng ký nhãn hiệu nêu trên. Lý do để Cục SHTT ra Quyết định hủy bỏ một phần hiệu lực GCN ĐKNH số 82099 nêu trên là cụm từ “Trung Sơn” trong nhãn hiệu nàytrùng với thành phần phân biệt trong tên Dự án Nhà máy xi măng Trung Sơn của Công ty Bình Minh. Như vậy, Cục SHTT và Công ty Bình Minh đều cho rằng cụm từ “Trung Sơn” trong nhãn hiệu đã được bảo hộ của Công ty Xuân Mai trùng với thành phần phân biệt trong tên Dự án Nhà máy xi măng Trung Sơn của Công ty Bình Minh. Vì vậy, việc bảo hộ nhãn hiệu nêu trên sẽ xung đột quyền với việc bảo hộ tên thương mại của Công ty Bình Minh. Tại phiên toà sơ thẩm và phúc thẩm, Cục SHTT và Công ty Bình Minh đều nhấn mạnh tên gọi Nhà máy xi măng Trung Sơn là chỉ dẫn thương mại dưới dạng tên thương mại của công ty Bình Minh, Công ty Xuân Mai đăng ký nhãn hiệu Trung Sơn cho sản phẩm xi măng sau khi Chính phủ và các cấp có thẩm quyền đã có các quyết định liên quan đến tên Dự án Nhà máy xi măng Trung Sơn của công ty Bình Minh. Ngoài ra, đại diện của Cục SHTT còn đưa ra thêm một lý do khác: Công ty Xuân Mai không được các cơ quan chức năng cho phép sử dụng tên địa danh Trung Sơn làm tên nhà máy hay sản phẩm xi măng của Công ty. Hội đồng xét xử tại phiên tòa phúc thẩm cũng nhận định: tên dự án “Nhà máy sản xuất xi măng Trung Sơn” đã được công ty Bình Minh sử dụng, là tên của Nhà máy và dùng để chỉ sản phẩm trong tương lai. Trung Sơn là chỉ dẫn thương mại của Nhà máy sản xuất xi măng trong tương lai[10]. Các lập luận này đã cho thấy sự tồn tại hiện tượng xung đột quyền trong bảo hộ tên thương mại và nhãn hiệu và về nguyên tắc, đối tượng nào xác lập quyền sau sẽ bị hủy bỏ hoặc cấm sử dụng[11]. Tuy nhiên, trong bản án phúc thẩm, Hội đồng xét xử phúc thẩm chỉ dựa vào lý do là Công ty Xuân Mai không nhận được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền đối với việc sử dụng tên địa danh Trung Sơn làm nhãn hiệu để tuyên sửa bản án sơ thẩm, bác đơn khởi kiện của Công ty Xuân Mai đối với yêu cầu hủy bỏ Quyết định số2470/QĐ-SHTT ngày 8/12/2012 của Cục trưởng Cục SHTT[12].
Như vậy, ở đây nảy sinh một số vấn đề pháp lý: (i) tên Nhà máy xi măng Trung Sơn trong Dự án nêu trên có được pháp luật bảo hộ là tên thương mại không? Nếu câu trả lời là có thì ở đây đã có hiện tượng xung đột quyền trong bảo hộ nhãn hiệu nêu trên và tên thương mại của Nhà máy xi măng Trung Sơn vì cụm từ “Trung Sơn” trong nhãn hiệu nêu trên có thể làm người tiêu dùng không chỉ liên tưởng đến tên địa danh Trung Sơn mà còn liên tưởng đến cơ sở kinh doanh, gây nhầm lẫn về nguồn gốc sản phẩm: sản phẩm do Nhà máy xi măng Trung Sơn sản xuất. Trong trường hợp này, một trong hai đối tượng trên sẽ không được pháp luật bảo hộ, phụ thuộc vào việc quyền SHCN đối với đối tượng nào được xác lập trước. Để trả lời câu hỏi này cần xác định được điều kiện để tên thương mại được bảo hộ, thời điểm bảo hộ tên thương mại; (ii) Việc sử dụng tên địa danh, cụ thể trong trường hợp này là tên xã Trung Sơn làm dấu hiệu trong nhãn hiệu “Trung Sơn – xi măng Pooc Lăng hỗn hợp – Hoà Bình – Việt Nam, hình” có cần sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền hay không? Điều kiện để tên địa danh được sử dụng làm nhãn hiệu và được pháp luật bảo hộ là gì; (iii) Nếu căn cứ hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu được đưa ra bởi Cục SHTT trong Quyết định số 2470/QĐ-SHTT là nhãn hiệu được bảo hộ có chứa dấu hiệu trùng với thành phần phân biệt trong tên thương mại của Nhà máy xi măng Trung Sơn nhưng Toà án khi tuyên bản án dựa trên căn cứ nhãn hiệu không đáp ứng điều kiện bảo hộ vì không có sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền thì bản án đó có thuyết phục hay không? Chúng ta sẽ xem xét các vấn đề nêu trên.
4.2. Điều kiện để tên thương mại được bảo hộ, thời điểm bảo hộ tên thương mại
Như đã nêu ở trên, trong vụ án này, vấn đề pháp lý hết sức thú vị được đặt ra là thời điểm bảo hộ tên thương mại là thời điểm nào? Liệu tên doanh nghiệp hình thành trong tương lai (tên doanh nghiệp trong dự án thành lập doanh nghiệp) có thể được pháp luật bảo hộ là tên thương mại? Chủ đầu tư có quyền yêu cầu bảo vệ tên thương mại của doanh nghiệp hình thành trong tương lai khi có tranh chấp?
Theo quy định tại Điều 76 Luật SHTT, điều kiện chung để tên thương mại được bảo hộ là tên thương mại phải có khả năng phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên thương mại đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh. Khi đáp ứng điều kiện bảo hộ thì quyền SHCN đối với tên thương mại được xác lập trên cơ sở sử dụng hợp pháp tên thương mại đó mà không cần thực hiện thủ tục đăng ký[13]. Điều 16(2) Nghị định số 103/2006/NĐ-CP quy định: “Phạm vi quyền đối với tên thương mại được xác định theo phạm vi bảo hộ tên thương mại, gồm tên thương mại, lĩnh vực kinh doanh và lãnh thổ kinh doanh trong đó tên thương mại được chủ thể mang tên thương mại sử dụng một cách hợp pháp. Việc đăng ký tên gọi của tổ chức, cá nhân kinh doanh trong thủ tục kinh doanh không được coi là sử dụng tên gọi đó mà chỉ là một điều kiện để việc sử dụng tên gọi đó được coi là hợp pháp”.
Với các quy định trên, thời điểm tên thương mại được bảo hộ là thời điểm được chủ thể mang tên thương mại đó sử dụng hợp pháp trên thực tế. Vì vậy, chúng tôi cho rằng, để được pháp luật bảo hộ, bên cạnh các điều kiện được quy định tại Điều 76 và Điều 78 Luật SHTT, tên thương mại trước hết phải là tên của cơ sở kinh doanh, có nghĩa là cơ sở kinh doanh đó phải được hình thành và được đăng ký kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật. Mặc dù việc đăng ký tên gọi của tổ chức, cá nhân kinh doanh trong thủ tục kinh doanh không được coi là sử dụng tên gọi đó nhưng đó là một điều kiện để việc sử dụng tên gọi đó được coi là hợp pháp. Do đó trong trường hợp tranh chấp cụ thể này, Nhà máy xi măng Trung Sơn chưa được thành lập, chưa được đăng ký kinh doanh do dó chưa thể phát sinh quyền SHCN đối với tên thương mại là tên của nhà máy.
Một điều kiện quan trọng khác để tên thương mại được bảo hộ là phải được chính chủ thể mang tên thương mại đó sử dụng một cách hợp pháp. Vì xét về bản chất, chức năng của tên thương mại là nhằm phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên thương mại với chủ thể kinh doanh khác trong cùng khu vực kinh doanh và lĩnh vực kinh doanh.
Tại phiên tòa phúc thẩm, tòa án nhận định tên gọi Nhà máy xi măng Trung Sơn đã được công ty Bình Minh sử dụng trên thực tế. Vấn đề đặt ra, tiêu chí nào để xác định tên thương mại đã được sử dụng hợp pháp trên thực tế?
Điều 124 khoản 6 Luật SHTT Việt Nam quy định sử dụng tên thương mại “là việc thực hiện hành vi nhằm mục đích thương mại bằng cách dùng tên thương mại để xưng danh trong các hoạt động kinh doanh, thể hiện tên thương mại trong các giấy tờ giao dịch, biển hiệu, sản phẩm, hàng hóa, bao bì hàng hóa và phương tiện cung cấp dịch vụ, quảng cáo”.
Căn cứ vào Điều 123 Luật SHTT, các hành vi sử dụng trên phải do chủ sở hữu tên thương mại hoặc chủ thể khác được chủ sở hữu tên thương mại cho phép thực hiện.
Trong vụ án trên, Cục SHTT và tòa án lập luận tên gọi Nhà máy xi măng Trung Sơn đã được Công ty Bình Minh sử dụng trên thực tế trong hoạt đầu tư như giải phóng mặt bằng, thu hồi đất… Tuy nhiên, ở đây cần làm rõ là các giao dịch trên do Công ty Bình Minh thực hiện với tư cách là chủ đầu tư chứ không phải là do Nhà máy xi măng Trung Sơn tiến hành. Như vậy, Công ty Bình Minh là chủ đầu tư nhưng không phải là chủ sở hữu đối với tên thương mại “Nhà máy xi măng Trung Sơn”. Với cách lập luận này, tên của “Nhà máy xi măng Trung Sơn” chưa được doanh nghiệp mang tên thương mại đó sử dụng trên thực tế do đó chưa làm phát sinh quyền SHCN đối với tên thương mại này. Vì vậy, chúng tôi cho rằng trong trường hợp này, tên nhà máy xi măng Trung Sơn mặc dù được công ty Bình Minh sử dụng trong các hoạt động đầu tư nhưng không nên xem việc sử dụng đó là điều kiện để bảo hộ tên thương mại theo tinh thần Điều 123 và Điều 124 Luật SHTT. Như vậy, tên doanh nghiệp trong dự án thành lập doanh nghiệp chưa thể được pháp luật SHTT bảo hộ là tên thương mại. Vì vậy, lý do hủy bỏ một phần hiệu lực GCN ĐKNH số 82099 vì trùng với thành phần phân biệt trong tên Dự án Nhà máy xi măng Trung Sơn của Công ty Bình Minh mà Cục SHTT đưa ra là không thuyết phục.
4.3. Điều kiện để tên địa danh được sử dụng làm nhãn hiệu
Tại phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, Cục SHTT Việt Nam đều khẳng định, Công ty Xuân Mai không được cơ quan có thẩm quyền cho phép sử dụng tên địa danh “Trung Sơn” làm tên nhà máy hay cho sản phẩm xi măng. Tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử, căn cứ vào điểm g, khoản 2 điều 6 Nghị định 63/CP, nhận định “Đơn xin cấp GCN ĐKNH của Công ty Xuân Mai phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép sử dụng tên địa danh “Trung Sơn” trong nhãn hiệu của mình thì nhãn hiệu này mới được Nhà nước bảo hộ”. Vậy câu hỏi đặt ra, nhãn hiệu “Trung Sơn – xi măng Pooc Lăng hỗn hợp – Hòa Bình – Việt Nam, hình” của công ty Xuân Mai có thực sự không đáp ứng điều kiện bảo hộ hay không?
Điều 29 Nghị định 63/CP quy định rất chung chung về các trường hợp hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ các đối tượng SHCN, trong đó điểm d khoản 2 Điều 29 quy định một trong những lý do hủy bỏ là “Đối tượng được bảo hộ không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ”. Điểm g, khoản 2 Điều 6 Nghị định 63/CP quy định không bảo hộ nhãn hiệu “Dấu hiệu, tên gọi (bao gồm cả ảnh, tên, biệt hiệu, bút danh), hình vẽ, biểu tượng giống hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn với hình quốc kì, quốc huy, lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân, địa danh, các tổ chức của Việt Nam cũng như của nước ngoài nếu không được các cơ quan, người có thẩm quyền tương ứng cho phép”. Thông tư số 3055 cũng yêu cầu trong trường hợp dấu hiệu đăng ký bảo hộ nhãn hiệu được quy định trong khoản 2 Điều 6 Nghị định 63/CP thì trong hồ sơ đăng ký nhãn hiệu phải có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền[14].
Tuy nhiên, không có sự giải thích từ quy định của pháp luật về việc sử dụng tên địa danh trong trường hợp nêu trên: tên địa danh yêu cầu sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền là tên nước, tên vùng lãnh thổ, tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hay bao gồm cả tên xã, huyện? Tên địa danh có cần gắn với đặc tính đặc thù của sản phẩm (đặc sản địa phương) hay không? Trường hợp nào việc sử dụng tên địa danh làm nhãn hiệu cần được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền? Trước khi Luật SHTT và các văn bản hướng dẫn Luật SHTT có hiệu lực, những vấn đề trên chưa được pháp luật quy định cụ thể. Điều này đã tạo cho cơ quan có thẩm quyền quyền hạn rất lớn trong việc áp dụng pháp luật khi xác định trường hợp nào tên địa danh khi sử dụng làm nhãn hiệu cần được cơ quan có thẩm quyền cho phép, trường hợp nào không cần sự cho phép. Nhằm thống nhất vấn đề này, Cục SHTT đã có một số quy định hướng dẫn trong Quy chế xét nghiệm nhãn hiệu, trong đó quy định tên địa lý hành chính có thể được chấp nhận làm nhãn hiệu thông thường nếu “dấu hiệu chứa tên địa lý đi kèm với các thành phần phân biệt khác”[15]. Ngoài ra, Quy chế này cũng quy định không chấp nhận làm nhãn hiệu thông thường dấu hiệu chứa duy nhất tên địa lý hoặc phần tên địa lý nổi bật hơn các thành phần khác. Tên địa lý được đề cập ở đây thông thường là từ cấp huyện trở lên, có thể ở cấp thấp hơn như cấp xã, làng… nếu các tên địa lý cấp thấp hơn có danh tiếng cho sản phẩm, dịch vụ tương ứng[16]. Trong trường hợp nêu trên, Trung Sơn là tên địa danh cấp xã, sản phẩm mang nhãn hiệu này là xi măng, không phải là đặc sản địa phương do đó không cần thiết sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền. Khi cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu “Trung Sơn – xi măng Pooc Lăng hỗn hợp – Hòa Bình – Việt Nam, hình” cho Công ty Xuân Mai, Cục SHTT phải biết sự tồn tại của các quy định trong Điều 6 Nghị định 63/CP và các quy định trong Quy chế xét nghiệm nhãn hiệu của Cục SHTT nhưng GCN ĐKNH cho nhãn hiệu trên vẫn được cấp. Điều này cho thấy, trong trường hợp này, địa danh là tên xã là không cần thiết phải được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền. Ngay trong Quyết định số 2470/QĐ-SHTT huỷ bỏ một phần hiệu lực GCN ĐKNH số 82099, Cục SHTT cũng không đưa vấn đề này ra như là căn cứ hủy bỏ nhãn hiệu mà vấn đề này chỉ được đưa ra tại phiên tòa cấp sơ thẩm và phúc thẩm. Với các lập luận nêu trên, có thể thấy rằng, căn cứ hủy bỏ một phần hiệu lực GCN ĐKNH số 82099 là nhãn hiệu không đáp ứng điều kiện bảo hộ do không có sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi đăng ký là không thuyết phục.
4.4. Về căn cứ sửa bản án sơ thẩm của Tòa án cấp phúc thẩm
Như chúng tôi đã phân tích ở trên, trong Quyết định số 2470/QĐ-SHTT, căn cứ hủy bỏ một phần hiệu lực GCN ĐKNH số 82099 “Trung Sơn – xi măng Pooc Lăng hỗn hợp – Hòa Bình – Việt Nam, hình” là phần chữ “Trung Sơn” trong nhãn hiệu này trùng với thành phần phân biệt trong tên Dự án Nhà máy xi măng Trung Sơn của Công ty Bình Minh. Dự án Nhà máy xi măng Trung Sơn là chỉ dẫn thương mại dưới dạng tên thương mại của Công ty Bình Minh, được xác lập trước ngày đăng ký nhãn hiệu trên. Trong căn cứ hủy bỏ một phần GCN ĐKNH được đưa ra trong Quyết định số 2470/QĐ-SHTT của Cục SHTT và trong Công văn số 123/CV-CTBT của công ty Bình Minh yêu cầu hủy bỏ một phần GCN ĐKNH nêu trên không một lần đề cập đến lí do “Công ty Xuân Mai không được các cơ quan chức năng cho phép sử dụng tên địa danh Trung Sơn làm tên nhà máy hay sản phẩm xi măng của công ty”. Tuy nhiên, tại phiên toà cấp sơ thẩm và phúc thẩm, Cục SHTT đều đưa ra lý do này như là một trong hai căn cứ cho việc ra Quyết định số 2470/QĐ-SHTT. Điều cần lưu ý là Tòa án cấp phúc thẩm chỉ căn cứ vào lý do này để sửa bản án sơ thẩm.
Trong tố tụng hành chính, thẩm quyền của Hội đồng xét xử là xem xét tính hợp pháp của quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, danh sách cử tri bị khởi kiện, quyết định giải quyết khiếu nại có liên quan[17]. Muốn đánh giá tính hợp pháp của một quyết định hành chính thì phải xem xét quyết định đó có được ban hành đúng pháp luật hay không. Cụ thể cần xem xét quyết định đó có được ban hành theo đúng thẩm quyền, đúng thủ tục, đúng hình thức hay không? Việc áp dụng các quy phạm pháp luật làm căn cứ ban hành quyết định có đúng hay không?
Trở lại tình huống đang được bình luận, khi đánh giá về tính hợp pháp của Quyết định số 2470 về hủy bỏ một phần GCNĐ KNH số 82099, một trong những vấn đề cốt lõi là Tòa án xem xét căn cứ huỷ bỏ một phần nhãn hiệu trên có đúng pháp luật hay không? Như đã phân tích ở trên, quyết định số 2470/QĐ-SHTT không căn cứ vào lý do “Công ty Xuân Mai không được các cơ quan chức năng cho phép sử dụng tên địa danh Trung Sơn làm tên nhà máy hay sản phẩm xi măng của công ty”để làm cơ sở để hủy bỏ một phần nhãn hiệu nêu trên nên về nguyên tắc Tòa án sẽ không xem xét đến căn cứ này khi đánh giá tính hợp pháp của Quyết định số 2470/QĐ-SHTT. Những lập luận, chứng cứ được đưa ra bởi người bị kiện tại phiên tòa phải bổ sung, chứng minh cho căn cứ pháp lý đã được đưa ra trong Quyết định hành chính, người bị kiện không thể đưa ra căn cứ pháp lý hoàn toàn mới để bổ sung vào căn cứ pháp lý cho việc ban hành Quyết định hành chính. Trong vụ án này, trong căn cứ pháp lý để hủy bỏ một phần nhãn hiệu trong Quyết định số 2470/QĐ-SHTT và lời trình bày của người bị kiện tại Tòa án đã có sự thiếu thống nhất, thể hiện căn cứ pháp lý cho việc ban hành Quyết định số 2470/QĐ-SHTT là thiếu chặt chẽ, chưa đảm bảo về việc tuân thủ pháp luật. Vì vậy, việc Tòa án cấp phúc thẩm sửa bản án của toà án cấp sơ thẩm theo hướng ngược lại, căn cứ vào lí do “Công ty Xuân Mai không được các cơ quan chức năng cho phép sử dụng tên địa danh Trung Sơn làm tên nhà máy hay sản phẩm xi măng của công ty” là không phù hợp vì đây không phải là căn cứ mà Cục SHTT đã nêu trong Quyết định số 2470/QĐ-SHTT.
5. Hoàn cảnh tương tự trong tương lai
Trên thực tế hiện nay, xung đột quyền trong bảo hộ tên thương mại và nhãn hiệu cũng như việc hủy bỏ văn bằng bảo hộ nhãn hiệu vì không đáp ứng điều kiện bảo hộ xảy ra khá phổ biến. Trong vụ án trên, giải quyết xung đột quyền trong bảo hộ tên thương mại và nhãn hiệu cũng như xác định điều kiện bảo hộ tên thương mại được căn cứ theo văn bản pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, đối với việc xem xét căn cứ hủy bỏ một phần GCNĐ KNH, Tòa án đã áp dụng văn bản quy phạm pháp luật được ban hành trước thời điểm Luật SHTT và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật này có hiệu lực. Nếu hoàn cảnh tương tự xảy ra thì chúng ta giải quyết như thế nào trên cơ sở của những quy định của pháp luật hiện hành?
Văn bản pháp luật Việt Nam hiện hành cho phép sử dụng tên địa danh để đăng ký nhãn hiệu với những quy định chi tiết, cụ thể hơn nếu so với quy định pháp luật trước đây. Điều 87(3) Luật SHTT quy định về quyền đăng ký nhãn hiệu, trong đó khẳng định: “đối với địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương của Việt Nam thì việc đăng ký phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép”. Cụ thể hóa vấn đề này, Điểm 10 Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành Nghị định 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật SHTT về SHCN đã sửa đổi Điểm 37.7 và bổ sung Điểm 37.8 của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN. Điểm 37.7 xác định thẩm quyền cấp văn bản cho phép đăng ký nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận có chứa địa danh hoặc dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương của Việt Nam là Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có khu vực địa lý tương ứng với địa danh hoặc dấu hiệu khác chỉ dẫn nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương. Điểm 37.8 bổ sung tiêu chí xác định địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý của sản phẩm. Liên quan đến vấn đề đăng ký tên địa danh làm nhãn hiệu, Thông tư này quy định dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của sản phẩm là dấu hiệu dùng cho sản phẩm của địa phương và có ý nghĩa chỉ dẫn nguồn gốc địa lý của sản phẩm (chỉ dẫn rằng sản phẩm có nguồn gốc từ địa phương đó). Dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của sản phẩm thường là địa danh, nhưng cũng có thể là dấu hiệu biểu trưng của địa phương (hình ảnh các sự vật tiêu biểu của địa phương, như biểu tượng, bản đồ, cờ, huy hiệu, thắng cảnh, công trình đặc biệt của địa phương…), hoặc cũng có thể là bất kỳ dấu hiệu nào khác. Địa danh có thể là tên gọi hiện hành hay tên gọi trong lịch sử, tên gọi chính thức hoặc tên gọi dân gian của một khu vực địa lý (xác định theo địa giới hành chính hay các phương thức địa lý học). Một địa danh, dấu hiệu biểu trưng của địa phương sử dụng cho sản phẩm thông thường (không phải là đặc sản) có thể có hoặc không có ý nghĩa chỉ dẫn nguồn gốc địa lý của sản phẩm, tùy thuộc vào sản phẩm và thực tế sử dụng địa danh, dấu hiệu biểu trưng của địa phương. Một trong những trường hợp tên địa danh có ý nghĩa chỉ dẫn nguồn gốc địa lý của sản phẩm là trường hợp dùng cho sản phẩm khai thác nguyên liệu thiên nhiên (than, sắt, thép, nhôm, xi măng, đá, muối, gỗ…) ở địa phương và dùng cho những sản phẩm thuộc các ngành công nghiệp phát triển ở địa phương. Với những quy định trên, việc sử dụng tên địa danh để cấu thành nhãn hiệu nói chung, cho các sản phẩm không phải là đặc sản địa phương đã được quy định cụ thể hơn, hạn chế phần nào những vấn đề pháp lý phát sinh.
Xem thêm bài viết về “Tên thương mại”
- Xung đột quyền trong bảo hộ Nhãn hiệu và Tên thương mại – TS. Lê Thị Nam Giang
CHÚ THÍCH
* TS Luật học, Phó Trưởng Khoa Luật Quốc tế, Trường ĐH Luật Tp. Hồ Chí Minh.
* ThS, Luật sư, Trưởng VPLS Phạm và Liên danh.
[1] Xem khoản 16 Điều 4 Luật SHTT nước CHXHCN Việt Nam năm 2005, sửa đổi năm 2009.
[2] Điều 73 Luật SHTT liệt kê các dấu hiệu không được bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu. Điều 74 Luật SHTT quy định về khả năng phân biệt của nhãn hiệu, trong đó có liệt kê các trường hợp mà nhãn hiệu bị coi là không có khả năng phân biệt.
[3] Trừ trường hợp đối với nhãn hiệu nổi tiếng được bảo hộ trên cơ sở thực tiễn sử dụng. Xem thêm Điều 6 khoản 3 Luật SHTT
[4] Được quy định tại khoản 21 Điều 4 Luật SHTT.
[5] Xung đột quyền trong bảo hộ nhãn hiệu và tên thương mại xảy ra khi: (i) dấu hiệu được bảo hộ trùng hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn; (ii) các dấu hiệu này được bảo hộ đồng thời dưới hình thức tên thương mại và nhãn hiệu; (iii) dấu hiệu này được bảo hộ cho các chủ thể quyền khác nhau. Về vấn đề xung đột quyền trong bảo hộ nhãn hiệu và tên thương mại, xem thêm bài viết Lê Thị Nam Giang, Xung đột quyền trong bảo hộ nhãn hiệu và tên thương mại, Tạp chí Khoa học pháp lý số 3/2013, tr. 54 – 62.
[6] Xem chi tiết tại Điều 17 Nghị định 103/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật SHTT về sở hữu công nghiệp (Nghị định 103/2006/NĐ-CP).
[7] Các chi tiết được trình bày trong Phần này được trích từ Bản án số 56/2013/HC-PT ngày 09/4/2013.
[8] Điểm g, khoản 2, Điều 6 Nghị định số 63/CP quy định chi tiết về SHCN quy định không được sử dụng làm nhãn hiệu: “dấu hiệu, tên gọi (bao gồm cả ảnh, tên, biệt hiệu, bút danh), hình vẽ, biểu tượng giống hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn với hình quốc kì, quốc huy, lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân, địa danh, các tổ chức của Việt Nam cũng như của nước ngoài nếu không được các cơ quan, người có thẩm quyền tương ứng cho phép”.
[9] Xem nội dung Bản án của Toà phúc thẩm TANDTC được trích dẫn ở trên.
[10] Xem chi tiết trong nội dung phần “Nhận thấy” trong Bản án số 56/2013/HC-PT ngày 09/4/2013.
[11] Cụ thể trong trường hợp nhãn hiệu bảo hộ có chứa yếu tố xâm phạm quyền SHCN đối với tên thương mại, bên bị xâm phạm quyền có thể yêu cầu Cục SHTT hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ hoặc/và khởi kiện ra tòa án yêu cầu bồi thường thiệt hại. Trong trường hợp tên thương mại chứa đựng yếu tố xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu đã được bảo hộ, chủ sở hữu nhãn hiệu có quyền yêu cầu tòa án cấm bên vi phạm sử dụng tên thương mại đó và yêu cầu bồi thường thiệt hại. Chủ sở hữu nhãn hiệu cũng có quyền đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh yêu cầu doanh nghiệp có tên xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu của mình phải thay đổi tên gọi cho phù hợp. Để có thể kết luận có hay không yếu tố xâm phạm quyền, cần căn cứ vào ít nhất hai yếu tố sau: (i) Việc sử dụng dấu hiệu bị xem xét có thuộc quyền sử dụng hợp pháp của người sử dụng không? Để đưa ra được kết luận về vấn đề này, cần xem đối tượng được xem xét có được pháp luật bảo hộ không, bảo hộ trong phạm vi nào; (ii) đối tượng được xem xét có trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thương mại được bảo hộ của chủ thể khác không? Về vấn đề này, xem thêm bài viết: Lê Thị Nam Giang, Xung đột quyền trong bảo hộ nhãn hiệu và tên thương mại, Tạp chí Khoa học pháp lý số 3/2013, tr. 54 – 62.
[12] Xem nội dung phần “Xét thấy” trong Bản án số 56/2013/HC-PT ngày 09/4/2013 được trích dẫn trong bài viết.
[13] Quy định tại Điều 6(3(b)) Luật SHTT, Điều 6(3) Nghị định số 103/2006/NĐ-CP.
[14] Xem Điểm ix khoản 1 Điều 8 Thông tư số 3055
[15] Cục SHTT. Quy chế xét nghiệm nhãn hiệu, 2010, Điểm 6.2.5.6.
[16] Cục SHTT. Quy chế xét nghiệm nhãn hiệu, 2010, Điểm 6.2.5.4.
[17] Xem khoản 1 Điều 163 Luật Tố tụng hành chính số 64/2010/QH12 ngày 24/11/2010.
- Tác giả: TS. Lê Thị Nam Giang & ThS. Phạm Vũ Khánh Toàn
- Nguồn: Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam số 06/2013 (79)/2013 – 2013, Trang 69-79
- Nguồn: Fanpage Luật sư Online
Trả lời