Bình luận bản án: Bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng ở Việt Nam

Bình luận bản án: Bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng ở Việt Nam

Tác giả: PGS.TS. Đỗ Văn Đại & ThS. Nguyễn Phương Thảo

Xem thêm bài viết về “Bình luận bản án”

• Bình luận bản án – Hành vi xâm phạm quyền tác giả – ThS. Nguyễn Phương Thảo
• Bình luận bản án: Ngôn ngữ trong tố tụng trọng tài thương mại ở Việt Nam – PGS.TS. Đỗ Văn Đại
• Bình luận bản án: Điều kiện từ chối đăng ký, sử dụng tên miền – PGS.TS. Đỗ Văn Đại & ThS. Nguyễn Ngọc Hồng Phượng
• Bình luận bản án: Sính lễ trong pháp luật Việt Nam – PGS.TS. Đỗ Văn Đại & ThS. Lê Thị Diễm Phương
• Bình luận bản án: Di chúc có công chứng, chứng thực – PGS.TS. Đỗ Văn Đại & TS. Nguyễn Hồ Bích Hằng

NỘI DUNG BẢN ÁN

Bản án số 1388/2012/KDTM-ST ngày 13/9/2012 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

XÉT THẤY

Xét yêu cầu kiện của Nguyên đơn đối với Bị đơn:

Theo xác nhận của Công chứng viên thành phố London, Vương Quốc Anh, thì Interbrand Group được tổ chức hoạt động theo hình thức Công ty hữu hạn đại chúng dưới tên đăng ký là BULBONUS PUBLIC Limited Company vào ngày 06/11/1986, sau đó đổi thành INTERBRAND GROUP PLC vào ngày 30/01/1987 và đăng ký lại thành công ty tư nhân trách nhiệm vô hạn với tên hiện nay là INTERBRAND GROUP vào ngày 16/12/2004 tại Cơ quan đăng ký kinh doanh Anh và Xứ Wales với số đăng ký kinh doanh là 2071702 và hoạt động tuân theo pháp luật của Vương quốc Anh. Công ty đăng ký trụ sở tại số 239 Old Marylebone Road, London NW1 5QT, England.

INTERBRAND GROUP (GB) được Cục Sở hữu trí tuệ (Việt Nam) cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (GCN ĐKNH) số 14617 theo QĐ số 8827/QĐ-SHTT ngày 06/5/2010, ngày nộp đơn 14/12/2006, có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 năm tính từ ngày nộp đơn. Nhãn hiệu được bảo hộ: INTERBRAND.

Danh mục sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu được bảo hộ:

Nhóm 35: dịch vụ tư vấn và hỗ trợ quản lý kinh doanh; dịch vụ tiếp thị; nghiên cứu thị trường; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ tư vấn quảng bá thương hiệu; dịch vụ đánh giá vị thế thương hiệu của doanh nghiệp cho việc tiếp thị và quảng cáo; dịch vụ quan hệ công chúng; dịch vụ xác định vị thế thương hiệu cho việc quảng bá; đánh giá thực trạng thương hiệu; lập chiến lược cho thương hiệu; dịch vụ cố vấn, cung cấp thông tin và tư vấn cho các dịch vụ trên.

Nhóm 36: dịch vụ đánh giá và định giá tài chính, dịch vụ tư vấn và cố vấn về tài chính; chuẩn bị báo cáo tài chính; nghiên cứu và đánh giá tài chính; dịch vụ cố vấn, cung cấp thông tin và tư vấn cho các dịch vụ trên.

Nhóm 42: dịch vụ thiết kế, tạo và thiết kế các trang web cho người khác; dịch vụ phát triển thương hiệu; dịch vụ thiết kế và phát triển các đặc tính thương hiệu và công ty, các phong cách thể hiện các yếu tố trên thương hiệu; dịch vụ tư vấn thương hiệu; dịch vụ cố vấn, cung cấp thông tin và tư vấn cho các dịch vụ trên;dịch vụ tạo, trình bày, tra cứu và đánh giá nhãn hiệu và tên thương hiệu dự định đưa ra bao gồm cả nghiên cứu thương hiệu; dịch vụ định vị thế thương hiệu; chiến lược quản trị thương hiệu; theo dõi việc sử dụng thương hiệu; xây dựng đặc tính thương hiệu; nghiên cứu thương hiệu và thông tin về thương hiệu; dịch vụ pháp lý; dịch vụ liên quan đến việc bảo hộ, khai thác, mua và chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng SHTT; dịch vụ đại diện SHTT về nhãn hiệu; dịch vụ tra cứu nhãn hiệu; dịch vụ cố vấn, cung cấp thông tin và tư vấn cho các dịch vụ trên.

Bị đơn – Công Ty Cổ Phần Thương Mại Quốc tế, tên viết tắt INTERBRAND JSC, tên đối ngoại International Brand Join Stock Company, GCNĐKKD lần đầu do SKH&ĐT TPHCM cấp ngày 28/9/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 15/02/2012; Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất phim; Dịch vụ quảng cáo thương mại; Dịch vụ tổ chức hội nghị, hội thảo, hội chợ triển lãm; Đại lý phát hành sách báo (có nội dung được phép lưu hành); Đào tạo và dạy nghề; Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu; hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán); Kinh doanh bất động sản; Môi giới bất động sản; Dịch vụ định giá bất động sản; Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; Bán buôn đồ dùng cho gia đình như: bán buôn băng, đĩa CD,DVD đã ghi âm thanh hình ảnh(không hoạt động tại trụ sở). Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video. Sản xuất thức ăn chế biến sẵn; bánh kẹo, cà phê (trừ sản xuất, chế biến thực phẩm tươi sống).

Như vậy cho thấy phạm vi ngành nghề đăng ký kinh doanh của bị đơn có nhiều ngành nghề cùng lĩnh vực được bảo hộ theo nhãn hiệu của nguyên đơn, trong đó có hoạt động quảng bá, định giá và xây dựng thương hiệu.

Nguyên đơn cho rằng đến giữa những năm 1980, nguyên đơn được biết đến là tập đoàn tiên phong trong định giá thương hiệu, khi mà phương pháp định giá thương hiệu của Interbrand Group trong đó xem xét đến tất cả các khía cạnh tài chính và pháp luật của một thương hiệu được chấp nhận rộng rãi. Từ đó đến nay, Interbrand trở thành nhãn hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực định giá thương hiệu.

Tại Việt nam, nhãn hiệu Interbrand đã trở nên quen thuộc đối với công chúng trong cùng lĩnh vực kể từ năm 2001. Nguyên đơn cũng cho rằng nhãn hiệu Interbrand đã được công nhận là nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam kể từ năm 2006.

Xét rằng tại công văn số 5487/SHTT-TTKN ngày 31/8/2011 của Cục Sở hữu trí tuệ về việc xác nhận nhãn hiệu INTERBRAND, gửi TAND TPHCM, có nội dung: ”Phúc đáp công văn số 476/TATP-TKT ngày 19/5/2011 của quý tòa yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ có ý kiến xác định nhãn hiệu INTERBRAND có phải là nhãn hiệu nổi tiếng không và tại thời điểm ngày 21/3/2006 nhãn hiệu INTERBRAND của Interbrand Group đã được xem là nhãn hiệu nổi tiếng tại VN chưa. Căn cứ các tài liệu do công ty Interbrand cung cấp và cơ sở dữ liệu hiện có, Cục Sở hữu trí tuệ trả lời quý tòa như sau: 1. Nhãn hiệu Interbrand của công ty Interbrand đã được sử dụng và được thừa nhận rộng rãi trên thế giới,… 2.Nhãn hiệu Interbrand của công ty Interbrand đã sử dụng và được biết đến tại Việt Nam,… 3. Kết luận: Do nhãn hiệu Interbrand của Công ty Interbrand có số lượng người tiêu dùng và người sử dụng biết đến rộng rãi thông qua việc sử dụng dịch vụ và phương tiện quảng cáo liên tục từ năm 1974 tại nhiều quốc gia trên thế giới, doanh số đạt được từ dịch vụ mang nhãn hiệu cũng như tổng số giá trị của các thương hiệu được công ty Interbrand định giá rất lớn, dịch vụ mang nhãn hiệu đã đạt được uy tín rộng rãi, đồng thời nhãn hiệu đã được sử dụng và được biết đến tại Việt Nam thông qua các phương tiện truyền thông.

Căn cứ các quy định về nhãn hiệu nổi tiếng tại khoản 20 Điều 4, Điều 75 Luật Sở hữu trí tuệ và khoản 2 Điều 6 Nghị Định 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, Cục Sở hữu trí tuệ xác nhận nhãn hiệu Interbrand của Công ty Interbrand là nhãn hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực định giá và tư vấn xây dựng thương hiệu tại thời điểm ngày 21/3/2006.

Xét căn cứ khoản 20 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ, sửa đổi bổ sung năm 2009, quy định: “Nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu được người tiêu dùng biết đến rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam”; Điều 75 LSHTT – Tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng; thì nhãn hiệu Interbrand của Interbrand Group được xác định là nhãn hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực định giá và tư vấn xây dựng thương hiệu.

Nguyên đơn cho rằng bị đơn – Công ty Cổ Phần Thương Hiệu Quốc Tế hiện đang sử dụng tên viết tắt của công ty, cụ thể Interbrand JSC, trong đó có dấu hiệu Interbrand trùng với nhãn hiệu Interbrand của nguyên đơn đang được bảo hộ theo GCNĐK NHHH 14617 cho các dịch vụ cùng với ngành nghề kinh doanh của bị đơn (chỉ khác một phần), nên việc sử dụng dấu hiệu Interbrand trong tên doanh nghiệp của bị đơn như vậy sẽ gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của nguyên đơn.

Xét đúng là trong tên doanh nghiệp viết tắt của bị đơn – Interbrand JSC có sử dụng dấu hiệu INTERBRAND trùng với nhãn hiệu Interbrand được bảo hộ của nguyên đơn.

Việc Công Ty Cổ Phần Thương Hiệu Quốc Tế sử dụng tên doanh nghiệp (phần tên viết tắt) có INTERBRAND trùng với nhãn hiệu nổi tiếng INTERBRAND của nguyên đơn đã sử dụng từ trước cho cùng loại hình dịch vụ thuộc nhóm 35, 36 và 42, sẽ gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về chủ thể kinh doanh, hoạt động kinh doanh.

Hành vi sử dụng và đăng ký tên doanh nghiệp của bị đơn (tên viết tắt) có dấu hiệu INTERBRAND như là tên thương mại đã được xem là xâm phạm đối với quyền sở hữu trí tuệ của nguyên đơn theo quy định tại các Điều 129, 130 của Luật Sở hữu trí tuệ, và vi phạm các quy định tại Điều 16, Điều 17 của Nghị Định 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 và Điều 11 Nghị Định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 về Đăng ký kinh doanh.

Do đó có căn cứ chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn về việc, buộc Công Ty Cổ Phần Thương Hiệu Quốc Tế chấm dứt sử dụng tên doanh nghiệp (tên viết tắt) có chứa dấu hiệu “INTERBRAND” trong Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Kinh Doanh và đổi tên doanh nghiệp – phần tên viết tắt thành một tên khác không chứa dấu hiệu INTERBRAND hoặc một dấu hiệu khác tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng INTERBRAND của Interbrand Group.

Đại diện nguyên đơn cũng cho rằng trong hoạt động kinh doanh, Công Ty Cổ Phần Thương Hiệu Quốc Tế đã sử dụng tên gọi “INTERBRAND JSC” để xưng danh, cũng như sử dụng dấu hiệu “INTERBRAND VIETNAM” nhằm quảng bá cho các dịch vụ mà Công Ty Cổ Phần Thương Hiệu Quốc Tế thực hiện liên quan đến hoạt động xây dựng và phát triển thương hiệu.

Cụ thể bằng chứng là các tài liệu giao dịch, trong các hoạt động quảng bá của mình, bị đơn đã sử dụng dấu hiệu Interbrand.

Xét như trên đã phân tích việc Công Ty Cổ Phần Thương Hiệu Quốc Tế sử dụng dấu hiệu Interbrand như là tên thương mại, nhãn hiệu của mình trong các tài liệu giao dịch, quảng cáo của mìnnh, trùng với nhãn hiệu nổi tiếng Interbrand của nguyên đơn, sử dụng từ trước cho cùng loại hình dịch vụ thuộc nhóm 35, 36 và 42, sẽ gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về chủ thể kinh doanh, hoạt động kinh doanh.

Hành vi trên của bị đơn không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu là nguyên đơn, đã được xem là xâm phạm đối với quyền sở hữu trí tuệ của nguyên đơn theo quy định tại các Điều 129, 130 của Luật Sở hữu trí tuệ, và vi phạm các quy định tại Điều 16, Điều 17 của Nghị Định 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ.

Do vậy có căn cứ chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn: buộc Công ty Cổ Phần Thương Hiệu Quốc Tế chấm dứt sử dụng dấu hiệu INTERBRAND như là nhãn hiệu hoặc là thành phần chủ yếu của nhãn hiệu trong hoạt động kinh doanh và phương tiện kinh doanh, bao gồm cả trên các phương tiện điện tử và mạng internet.

Xét việc Công ty cổ phần thương hiệu Quốc Tế đã đăng ký và đã có sử dụng trang web www.interbrandvn.com vào thời điểm trước và sau khi nguyên đơn khởi kiện; trên trang web này trong phần nội dung viết bằng tiếng Anh, có giới thiệu rằng “Interbrand (Viet Nam) Group” là nhà cung cấp dịch vụ xây dựng thương hiệu chuyên nghiệp và các giải pháp tiếp thị tích hợp.

Tuy hiện nay không thể truy cập vào trang web này, nhưng căn cứ vào các chứng cứ do nguyên đơn cung cấp về sự tồn tại của trang web này đính kèm hồ sơ khởi kiện, nội dung trang web, cho thấy việc Công Ty Cổ Phần Thương Hiệu Quốc Tế sử dụng dấu hiệu INTERBRAND thuộc sở hữu của INTERBRAND GROUP như là tên thương mại, tên miền và/hoặc nhãn hiệu trong các hoạt động kinh doanh của mình mà không có sự đồng ý của nguyên đơn, đều được xác định là những hành vi xâm phạm đối với quyền sở hữu trí tuệ của INTERBRAND GROUP theo quy định tại các Điều 129, 130 của Luật Sở hữu trí tuệ như đã nêu trên.Do vậy, để bảo vệ quyền, lợi ích hơp pháp cho Interbrand Group và ngăn chặn hành vi xâm phạm đến quyền của nguyên đơn do Công Ty Cổ Phần Thương Hiệu Quốc Tế thực hiện trong tương lai, cần chấp nhận yêu cầu này của nguyên đơn, buộc Công Ty Cổ Phần Thương Hiệu Quốc Tế chấm dứt sử dụng tên miền www.interbrandvn.com trong hoạt động cung cấp các dịch vụ tư vấn đầu tư, xây dựng thương hiệu bao gồm cả tư vấn thương hiệu. Nếu bị đơn thay đổi tên miền thì tên miền khác không được chứa dấu hiệu INTERBRAND hoặc một dấu hiệu khác tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng của Interbrand Group.

Về án phí : bị đơn phải nộp và hoàn trả tạm ứng án phí đã nộp cho nguyên đơn;

Bởi các lẽ nêu trên,

QUYẾT ĐỊNH- (…) ;

Xử: Chấp nhận tòan bộ yêu cầu của Interbrand Group :

1.Buộc Công Ty Cổ Phần Thương Hiệu Quốc Tế (tên viết tắt INTERBRAND JSC) chấm dứt sử dụng tên doanh nghiệp – phần tên viết tắt có chứa dấu hiệu INTERBRAND trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đổi tên viết tắt thành một tên khác không chưa dấu hiệu INTERBRAND hoặc một dấu hiệu khác tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng INTERBRAND của Interbrand Group.

2.Buộc Công Ty Cổ Phần Thương Hiệu Quốc Tế (INTERBRAND JSC) chấm dứt sử dụng dấu hiệu INTERBRAND như là nhãn hiệu hoặc là thành phần chủ yếu của nhãn hiệu trong hoạt động kinh doanh và phương tiện kinh doanh, bao gồm cả trên các phương tiện điện tử và mạng internet ;

3.Công ty cổ phần thương hiệu Quốc Tế (INTERBRAND JSC) chấm dứt sử dụng tên miền www.interbrandvn.com trong hoạt động cung cấp các dịch vụ tư vấn đầu tư, xây dựng thương hiệu bao gồm cả tư vấn thương hiệu. Công ty cổ phần thương hiệu Quốc Tế nếu có thay đổi tên miền thì tên miền mới không được chứa dấu hiệu INTERBRAND hoặc một dấu hiệu khác tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng INTERBRAND của Interbrand Group.

Xem thêm bài viết về “Nhãn hiệu nổi tiếng”

• Nhãn hiệu nổi tiếng, pháp luật và thực tiễn – TS. Lê Xuân Lộc & ThS. Mai Duy Linh

BÌNH LUẬN BẢN ÁN

Dẫn nhập

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Trong thực tế, có nhãn hiệu thu hút rất mạnh sự chú ý của người tiêu dùng và đó là nhãn hiệu nổi tiếng, nhãn hiệu “nổi trội so với những nhãn hiệu thông thường”[1] và được hình thành “căn cứ vào danh tiếng, uy tín của nhãn hiệu”[2].

Ở Việt Nam, tranh chấp về nhãn hiệu không ít nhưng tranh chấp về nhãn hiệu nổi tiếng rất hiếm nên bản án được bình luận ở đây là rất đáng quan tâm. Đó là tranh chấp liên quan đến nhãn hiệu Interbrand của một Công ty Anh Quốc đối với sản phẩm, dịch vụ thuộc nhóm 35, 36 và 42 (nội dung được nêu chi tiết trong bản án).

Vụ việc đã được báo chí đề cập đến nhiều và tòa án đã mất rất nhiều thời gian để giải quyết. Ở đây, chúng tôi phân tích hướng giải quyết của tòa án dưới góc độ khoa học pháp lý về điều kiện để thừa nhận là nhãn hiệu nổi tiếng và cách thức bảo hộ nhãn hiệu này[3].

1. Điều kiện để được ghi nhận là nhãn hiệu nổi tiếng

Văn bản. Nhãn hiệu nổi tiếng được ghi nhận tại Điều 6 bis Công ước Paris về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp mà Việt Nam là thành viên. Tuy nhiên, Công ước này lại không đưa ra định nghĩa hay tiêu chí, dấu hiệu để xác định một nhãn hiệu nổi tiếng.

Nhiều nước thành viên của Công ước Paris có quy định ghi nhận nhãn hiệu nổi tiếng cũng như cách thức bảo vệ nhãn hiệu nối tiếng nhưng cũng không đưa ra định nghĩa cũng như tiêu chí hay dấu hiệu để xác định nhãn hiệu nổi tiếng. Ở Pháp, nhãn hiệu nổi tiếng đã được ghi nhận trong Bộ luật về sở hữu trí tuệ (Điều L.711-4) nhưng các nhà lập pháp không đưa ra khái niệm của nhãn hiệu này và, theo một số chuyên gia Pháp, “thực ra không có các tiêu chí cho sự nổi tiếng nhưng có các dấu hiệu mà sự tích tụ chúng đưa thẩm phán tới xác định một nhãn hiệu là nổi tiếng”[4].

Ở nước ta, các nhà làm luật có vẻ bài bản hơn vì Luật Sở hữu trí tuệ (Luật SHTT) không chỉ đưa ra được định nghĩa tại khoản 20 Điều 4 mà còn đưa ra cả các “tiêu chí” để xác định nhãn hiệu nổi tiếng tại Điều 75. Với những quy định này, nhận biết của người tiêu dùng đối với nhãn hiệu và phạm vi (mức độ) nhận biết này (nhất là về lãnh thổ) giúp xác định một nhãn hiệu có nổi tiếng hay không.

Nhận biết của người tiêu dùng. Theo Điều 20 Luật SHTT, “nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu được người tiêu dùng biết đến rộng rãi”.

Để thỏa mãn điều kiện vừa nêu, Điều 75 Luật SHTT đã đưa ra một danh sách tiêu chí trong đó có tiêu chí định lượng như “số lượng người tiêu dùng liên quan đã biết đến nhãn hiệu”; “doanh số thu” hay “số lượng” hàng hóa đã bán, dịch vụ đã cung cấp; “số lượng quốc gia” bảo hộ nhãn hiệu cũng như công nhận là nhãn hiệu nổi tiếng; “thời gian sử dụng liên tục của nhãn hiệu; “giá” trị của nhãn hiệu. Ngoài ra, trong danh sách các tiêu chí, Điều luật này còn đưa ra tiêu chí định tính như “uy tín” của hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu.

Ở đây, Cục SHTT xác định nhãn hiệu “đã được sử dụng và được thừa nhận rộng rãi trên thế giới”, “đã sử dụng và được biết đến tại Việt Nam”, “có số lượng người tiêu dùng và người sử dụng biết đến rộng rãi”, “định giá rất lớn”, “đã đạt được uy tín rộng rãi”… Trên cơ sở các tiêu chí và thông tin vừa nêu, Cục SHTT “xác nhận nhãn hiệu Interbrand của Công ty Interbrand là nhãn hiệu nổi tiếng” và tòa án cũng theo hướng này: “nhãn hiệu Interbrand của Interbrand Group được xác định là nhãn hiệu nổi tiếng”.

Mức độ nhận biết của người tiêu dùng. Người tiêu dùng nói chung rất đa dạng và tồn tại ở vùng, miền, lãnh thổ khác nhau. Câu hỏi đặt ra là người tiêu dùng là ai và xác định người tiêu dùng biết về nhãn hiệu trong phạm vi nào?

Với xã hội hiện nay thì ai cũng là người tiêu dùng nên người tiêu dùng theo nghĩa rộng có thể được hiểu là bất kỳ ai (tức toàn bộ xã hội). Tuy nhiên, để xác một nhãn hiệu nổi tiếng, chúng ta không thể đánh giá việc nhận biết của toàn xã hội. Để đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng, chúng ta chỉ nên đánh giá việc nhận biết của người tiêu dùng đối với hàng hóa hay dịch vụ gắn liền với nhãn hiệu. Chẳng hạn, đối với một nhãn hiệu của dụng cụ âm nhạc thì người tiêu dùng là người sử dụng dụng cụ âm nhạc và không nên mở rộng đến người khác.

Trong vụ việc được bình luận, chúng ta chỉ thấy nêu chung chung là “người tiêu dùng” mà không nói rõ người tiêu dùng đối với dịch vụ nào và điều này làm cho bản án mất đi tính thuyết phục.

Mức độ nhận biết của người tiêu dùng (tiếp). Về phạm vi lãnh thổ, năm 2007 tòa án cộng đồng châu Âu ban hành một án lệ khá rõ về chủ đề này liên quan đến một nhãn hiệu được sử dụng ở một thành phố và vùng lân cận của thành phố này tại Tây Ban Nha. Theo án lệ năm 2007, sự nổi tiếng của một nhãn hiệu phải tồn tại “trên toàn bộ lãnh thổ của nước thành viên có đăng ký hay trên một phần đáng kể của lãnh thổ này” và sự nổi tiếng “tại một thành phố và vùng lân cận của thành phố này” không phải là sự nổi tiếng “trên một phần đáng kể của lãnh thổ của nước thành viên”[5]. Như vậy, theo án lệ của Tòa án cộng đồng châu Âu, “sự nổi tiếng có thể là quốc gia nhưng cũng có thể là vùng miền nhưng không thể mang tính địa phương”[6].

Ở Việt Nam, theo khoản 20 Điều 4 Luật SHTT, nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu được người tiêu dùng biết đến rộng rãi ở “Việt Nam”. Với quy định này, để là nhãn hiệu nổi tiếng ở Việt Nam thì nhãn hiệu này phải được người tiêu dùng Việt Nam biết đến và “một nhãn hiệu nước ngoài sẽ không được công nhận là nổi tiếng ở Việt Nam nếu nhãn hiệu đó không được biết đến (bởi người tiêu dùng) ở Việt Nam”[7]. Câu hỏi tiếp theo được đặt ra là có nhất thiết phải là người tiêu dùng trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam không? Khoản 20 nêu trên xác định “nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu được người tiêu dùng biết đến rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam”. Tuy nhiên, trong danh sách các tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng, Điều 75 Luật SHTT có liệt kê tiêu chí “phạm vi lãnh thổ mà hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu đã được lưu hành” (khoản 2). Nếu căn cứ vào khoản 2 Điều 75 Luật SHTT, chúng ta có thể suy luận rằng sự nhận biết của người tiêu dùng Việt Nam không nhất thiết phải trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam nhưng khoản 20 Điều 4 Luật SHTT lại quy định rõ là “trên toàn lãnh thổ Việt Nam”.

Trong vụ việc được bình luận, chúng ta chỉ thấy bản án nêu chung chung là nhãn hiệu Interbrand “được biết đến tại Việt Nam” và điều này làm cho bản án mất đi tính thuyết phục. Theo chúng tôi, không nhất thiết nhãn hiệu phải được người tiêu dùng trên toàn lãnh thổ Việt Nam biết đến. Để là nhãn hiệu nối tiếng, chỉ cần người tiêu dùng trên một phần đáng kể của lãnh thổ Việt Nam biết đến[8].

Sản phẩm liên quan. Nhãn hiệu gắn liền với sản phẩm (ở Việt Nam là hàng hóa hay dịch vụ) và câu hỏi đặt ra là có cần xác định sự nổi tiếng của nhãn hiệu với một sản phẩm hay loại sản phẩm nào không? Qua trao đổi, chúng tôi nhận thấy ở Việt Nam có quan điểm cho rằng không nhất thiết phải xác định nhãn hiệu nổi tiếng đối với sản phẩm nào vì, khi đã là nhãn hiệu nổi tiếng, thì nhãn hiệu (thực chất là chủ sở hữu) được bảo vệ chống lại bất kỷ sản phẩm (hàng hóa, dịch vụ) nào. Quan điểm này phần nào có cơ sở nếu chúng ta xem qua quy định tại điểm d khoản 1 Điều 129 Luật SHTT theo đó “các hành vi sau đây được thực hiện mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu thì bị coi là xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu: Sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng hoặc dấu hiệu dưới dạng dịch nghĩa, phiên âm từ nhãn hiệu nổi tiếng cho hàng hóa, dịch vụ bất kỳ, kể cả hàng hóa, dịch vụ không trùng, không tương tự và không liên quan tới hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng”.

Nếu là nhãn hiệu bình thường thì chỉ được bảo vệ đối với hàng hóa, dịch vụ đã đăng ký nên nhãn hiệu sau trùng hay tương tự với nhãn hiệu trước vẫn được chấp nhận đối với hàng hóa, dịch vụ khác[9]. Đối với nhãn hiệu nổi tiếng thì phạm vi bảo vệ rộng hơn: nhãn hiệu nổi tiếng được bảo vệ cả đối với hàng hóa, dịch vụ không trùng, không tương tự với hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng như điểm d trên đã cho thấy[10]. Tuy nhiên, phân tích kỹ văn bản, chúng ta thấy việc xác định nhãn hiệu nổi tiếng với hàng hóa, dịch vụ nào là cần thiết. Bởi lẽ, nếu người khác sử dung dấu hiệu trùng hay tương đương với nhãn hiệu nổi tiếng đối với hàng hóa, dịch vụ tương tự như hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng thì việc sử dụng này không được chấp nhận và chủ sở hữu không cần phải thỏa mãn thêm điều kiện khác. Ngược lại, để chống lại người khác sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu nổi tiếng đối với hàng hóa, dịch vụ không trùng hay không tương tự như hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng thì bản thân việc sử dụng này chưa đủ. Để có thể áp dụng các biện pháp chế tài cho người sử dụng vừa nêu, phải chứng minh thêm điều kiện nữa như đoạn cuối của điểm d trên đã quy định: “nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa hoặc gây ấn tượng sai lệch về mối quan hệ giữa người sử dụng dấu hiệu đó với chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng”. Điều kiện thêm tương tự còn được quy định tại điều khoản khác như điểm i khoản 2 Điều 74 Luật SHTT về khả năng nhận biết của nhãn hiệu (xem phần sau).

Trong vụ việc được bình luận, tòa án đã theo hướng thứ hai nêu trên vì nhãn hiệu có tranh chấp được đăng ký (tức khả năng sử dụng) cho rất nhiều loại dịch vụ nhưng tòa án chỉ khẳng định nhãn hiệu nổi tiếng đối với một số loại dịch vụ mà thôi: Tòa án đã xét rằng “nhãn hiệu Interbrand của Interbrand Group được xác định là nhãn hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực định giá và tư vấn xây dựng thương hiệu”[11]. Theo chúng tôi, hướng giới hạn tính nổi tiếng của nhãn hiệu đối với loại hàng hóa, dịch vụ nhất định là cần thiết vì nó kéo theo những hệ quả như nêu trên và đáp ứng đúng bản chất của vấn đề: không phải cái gì nổi tiếng cùng trở thành nhãn hiệu nổi tiếng. Nhãn hiệu chỉ nối tiếng khi được người tiêu dùng biết đến trong khi đó người tiêu dùng chỉ biết nhãn hiệu đối với hàng hóa, dịch vụ nhất định (không phải đối với bất kỳ hàng hóa, dịch vụ nào).

Nhận xét bổ sung. Điều 75 Luật SHTT của chúng ta liệt kê những tiêu chí để xác định một nhãn hiệu là nổi tiếng và chúng tôi xin có thêm một số nhận xét sau:

Ở Trung Quốc, Điều 14 Luật năm 2001 về nhãn hiệu cũng đưa ra một danh sách các tiêu chí (dấu hiệu) để đánh giá một nhãn hiệu là nổi tiếng và hướng dẫn năm 2003 khẳng định không cần thiết phải thỏa mãn tất cả các tiêu chí (dấu hiệu) mà Luật đã liệt kê để một nhãn hiệu được xác định là nổi tiếng[12]. Ở Việt Nam, Điều 75 trên đưa ra một danh sách các “tiêu chí” để đánh giá một nhãn hiệu là nổi tiếng và không cho biết là một nhãn hiệu phải thỏa mãn một số hay tất cả các tiêu chí này mới được thừa nhận là nổi tiếng. Có ý kiến cho rằng hiện nay chưa có nhiều nhãn hiệu được xác định là nổi tiếng ở Việt Nam vì việc phải thỏa mãn tất cả các tiêu chí trong danh sách của Điều 75 Luật SHTT là rất khó. Điều đó cũng có nghĩa là theo quan điểm này, để là nổi tiếng, nhãn hiệu phải thỏa mãn tất cả các tiêu chí trong danh sách của Điều 75. Theo thông tin của bản án được bình luận, Cục Sở hữu trí tuệ cũng như tòa án đều xác nhận nhãn hiệu Interbrand của Công ty Anh Quốc là nổi tiếng khi đáp ứng được một số tiêu chí mà Điều 75 nêu ra, tức không nhất thiết phải thỏa mãn tất cả các tiêu chí (chẳng hạn, trong bản án không thấy nói đến số lượng quốc gia đã coi nhãn hiệu có tranh chấp là nổi tiếng như yêu cầu của khoản 7). Điều này cho thấy thực tiễn đã theo hướng không cần phải thỏa mãn tất cả các tiêu chí được nêu trong danh sách của Điều 75 và chỉ cần thỏa mãn một số tiêu chí thì một nhãn hiệu vẫn có thể được đánh giá là nổi tiếng. Theo chúng tôi, hướng xác định như vậy là thuyết phục, cần được duy trì và phát triển trong tương lai. Bởi lẽ, sự nổi tiếng phụ thuộc vào từng nhãn hiệu và nếu chúng ta buộc nhãn hiệu phải thỏa mãn tất cả các tiêu chí trong danh sách trên thì sẽ dẫn tới một thực trạng là không có nhiều nhãn hiệu nổi tiếng được thừa nhận ở Việt Nam.

Trong vụ việc được bình luận, các dấu hiệu mà Cục Sở hữu trí tuệ (và sau đó được tòa án sử dụng) sử dụng để xác định nhãn hiệu tranh chấp là nổi tiếng nằm trong danh sách của Điều 75 Luật SHTT. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là, trong tương lai, liệu cơ quan chức năng có thể sử dụng dấu hiệu (tiêu chí) ngoài danh sách này không? Văn bản không nói rõ (không cho biết danh sách các tiêu chí tại Điều 75 là danh sách đóng hay danh sách mở) nhưng đã có quan điểm (và chúng tôi ủng hộ) cho rằng “các tiêu chí được quy định tại Điều 75 Luật SHTT chỉ mang tính ví dụ và không chỉ giới hạn ở các tiêu chí đó”[13].

2. Các cách thức bảo vệ nhãn hiệu nổi tiếng

Bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng. Để được bảo hộ, thông thường nhãn hiệu phải được đăng ký cấp văn bằng bảo hộ, nhưng đối với nhãn hiệu nổi tiếng, việc đăng ký này không cần thiết: theo điểm a khoản 3 Điều 5 Luật SHTT, “đối với nhãn hiệu nổi tiếng, quyền sở hữu được xác lập trên cơ sở sử dụng, không phụ thuộc vào thủ tục đăng ký”.

Điều đó không có nghĩa là chủ sở hữu không có quyền đăng ký và không nên đăng ký. Trong thực tế, thường xuyên chủ sở hữu đăng ký nhãn hiệu để có được sự an toàn pháp lý .Đối với nhãn hiệu trong vụ việc được bình luận, chủ sở hữu đã tiến hành đăng ký ở Việt Nam cho dù khẳng định đây là nhãn hiệu nổi tiếng.

Vấn đề tiếp theo được đặt ra là nhãn hiệu nổi tiếng được bảo vệ ở Việt Nam như thế nào? Theo Điều 199 Luật SHTT, các biện pháp để xử lý hành vi xâm phạm SHTT nói chung bao gồm biện pháp dân sự, hành chính và hình sự. Nhưng ở đây, chúng tôi chỉ bình luận những biện pháp mà tòa án đã vận dụng.

Xung đột với nhãn hiệu của người khác. Theo Điều 72 Luật SHTT, “nhãn hiệu được bảo hộ” nếu đáp ứng các điều kiện sau đây: “Là dấu hiệu nhìn thấy được” (khoản 1) và “Có khả năng phân biệt” (khoản 2). Về khả năng phân biệt của nhãn hiệu, điểm i khoản 2 Điều 74 Luật SHTT quy định “nhãn hiệu bị coi là không có khả năng phân biệt nếu nhãn hiệu đó là dấu hiệu thuộc một trong các trường hợp sau đây: Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu được coi là nổi tiếng của người khác đăng ký cho hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự với hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng hoặc đăng ký cho hàng hóa, dịch vụ không tương tự, nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể làm ảnh hưởng đến khả năng phân biệt của nhãn hiệu nổi tiếng hoặc việc đăng ký nhãn hiệu nhằm lợi dụng uy tín của nhãn hiệu nổi tiếng”.

Với quy định trên, khi nhãn hiệu của người khác (trùng hay tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng) “cho hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự với hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng” thì nhãn hiệu này không được bảo hộ. Cụ thể, nếu được yêu cầu bảo hộ, cơ quan có thẩm quyền sẽ từ chối bảo hộ và, nếu cơ quan có thẩm quyền đã cấp văn bằng bảo hộ, văn bằng bảo hộ này bị hủy trên cơ sở Điều 96 Luật SHTT về “Hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ”. Cũng theo quy định trên, khi người khác xin bảo hộ (với tư cách là nhãn hiệu) một dấu hiệu thì nhãn hiệu này (trùng hay tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng) không có dấu hiệu phân biệt “cho hàng hóa, dịch vụ không tương tự, nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể làm ảnh hưởng đến khả năng phân biệt của nhãn hiệu nổi tiếng hoặc việc đăng ký nhãn hiệu nhằm lợi dụng uy tín của nhãn hiệu nổi tiếng”. Do đó, khi được yêu cầu, cơ quan có thẩm quyền sẽ từ chối bảo hộ .Khi cơ quan này đã cấp văn bằng bảo hộ, văn bằng bảo hộ bị hủy trên cơ sở Điều 96 nêu trên vì “không đáp ứng điều kiện bảo hộ”.

Trong vụ việc được bình luận, không có thông tin cho thấy bị đơn xin bảo hộ nhãn hiệu Interbrand cũng không có thông tin cho thấy bị đơn đã được cấp bằng bảo hộ đối với nhãn hiệu này nên không có việc từ chối bảo hộ hay hủy bỏ văn bằng bảo hộ.

Xung đột với nhãn hiệu của người khác (tiếp). Trong vụ việc được bình luận, với hình ảnh kèm theo (và không bị tòa án bác yêu cầu) nguyên đơn còn cho rằng “bị đơn còn sử dụng nhãn hiệu Interbrand của nguyên đơn như nhãn hiệu trong nhiều sự kiện khác do bị đơn tổ chức hoặc tài trợ tại Việt Nam”. Như vậy, bị đơn không xin đăng ký bảo hộ nhãn hiệu trùng với nhãn hiệu nổi tiếng đã được bảo hộ (nên không áp dụng biện pháp từ chối hay hủy bỏ văn bằng bảo hộ như trình bày ở trên) nhưng sử dụng nhãn hiệu trùng với nhãn hiệu nổi tiếng trong thực tế. Đối với trường hợp này, chúng ta cần xử lý như thế nào?

Đối với nhãn hiệu nổi tiếng, Điều 6 bis Công ước Paris nêu ra ba biện pháp đối với chủ thể khác sử dụng dấu hiệu với vai trò là nhãn hiệu làm ảnh hưởng tới nhãn hiệu nổi tiếng là “các nước thành viên của Liên minh có trách nhiệm từ chối hoặc hủy bỏ đăng ký, ngăn cấm việc sử dụng nhãn hiệu” của các chủ thể khác. Trong pháp luật Việt Nam, chúng ta cũng có quy định ngăn cấm sử dụng nhãn hiệu gây ảnh hưởng tới nhãn hiệu nổi tiếng. Cụ thể, theo khoản 1 Điều 202 Luật SHTT, “tòa án áp dụng các biện pháp dân sự sau đây để xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ: Buộc chấm dứt hành vi xâm phạm”. Để áp dụng biện pháp này, chúng ta phải chứng minh được có “hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ” đối với nhãn hiệu nổi tiếng. Thực ra, nhãn hiệu là một loại “dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau” (khoản 16 Điều 4 Luật SHTT) trong khi đó điểm d khoản 1 Điều 129 Luật SHTT quy định “các hành vi sau đây được thực hiện mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu thì bị coi là xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu: Sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng hoặc dấu hiệu dưới dạng dịch nghĩa, phiên âm từ nhãn hiệu nổi tiếng cho hàng hóa, dịch vụ bất kỳ, kể cả hàng hóa, dịch vụ không trùng, không tương tự và không liên quan tới hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa hoặc gây ấn tượng sai lệch về mối quan hệ giữa người sử dụng dấu hiệu đó với chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng”[14].

Trong vụ việc vừa nêu, Tòa án vận dụng biện pháp ngăn cấm sử dụng dấu hiệu với tư cách nhãn hiệu nổi trùng với nhãn hiệu nổi tiếng. Cụ thể, sau khi khẳng định bị đơn “sử dụng dấu hiệu Interbrand như nhãn hiệu của mình trong các tài liệu giao dịch, quảng cáo của mình, trùng với nhãn hiệu nổi tiếng Interbrand của nguyên đơn, sử dụng từ trước cho cùng loại hình dịch vụ thuộc nhóm 35, 36 và 42, sẽ gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về chủ thể kinh doanh, hoạt động kinh doanh” Tòa án đã quyết định “buộc” bị đơn “chấm dứt sử dụng dấu hiệu INTERBRAND như là nhãn hiệu hoặc là thành phần chủ yếu của nhãn hiệu trong hoạt động kinh doanh và phương tiện kinh doanh”[15].

Xung đột với tên thương mại của người khác. Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh (khoản 21 Điều 4 Luật SHTT). Trong vụ việc được bình luận, nguyên đơn yên cầu bị đơn “chấm dứt sử dụng tên thương mại (tên viết tắt) có chứa dấu hiệu “INTERBRAND” trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đổi tên viết tắt thành một tên khác không chứa dấu hiệu INTERBRAND hoặc một dấu hiệu khác tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng INTERBRAND của Interbrand Group”. Câu hỏi được đặt ra là, đối với trường hợp sử dụng nhãn hiệu nổi tiếng của người khác (đã được bảo hộ) để làm tên thương mại, cần phải xử lý như thế nào?

Điều 6 bis Công ước Paris đề cập việc bảo vệ nhãn hiệu nổi tiếng nhưng nội hàm của điều luật này chỉ bảo vệ nhãn hiệu nổi tiếng chống lại việc người khác sử dụng dấu hiệu với tư cách là “nhãn hiệu” (xung đột giữa các nhãn hiệu), tức chỉ theo hướng chống lại nhãn hiệu mà người khác sử dụng và chưa nói đến việc chống lại việc sử dụng các dấu hiệu phân biệt với vai trò khác như tên thương mại, tên miền… Tuy nhiên, ở Việt Nam, nếu việc sử dụng tên thương mại được xác định là xâm phạm tới quyền đối với nhãn hiệu thì chúng ta có thể áp dụng biện pháp “chấm dứt hành vi xâm phạm” nêu trên. Thực ra, quy định tại điểm d khoản 1 Điều 129 và Điều 202 Luật SHTT theo hướng buộc chấm dứt việc “sử dụng dấu hiệu trùng hay tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng” trong khi đó tên thương mại là một dạng “dấu hiệu” theo nghĩa của Luật SHTT (xem Điều 130) nên việc sử dụng tên thương mại “trùng hay tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng” là hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu và tòa án cũng theo hướng này khi khẳng định “hành vi sử dụng và đăng ký tên doanh nghiệp của bị đơn (tên viết tắt) có dấu hiệu INTERBRAND như là tên thương mại đã được xem là xâm phạm đối với quyền sở hữu trí tuệ của nguyên đơn”. Hơn nữa, theo Điều 76 Luật SHTT, tên thương mại được chỉ được “bảo hộ nếu có khả năng phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên thương mại đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh” trong khi đó “tên thương mại được coi là có khả năng phân biệt nếu đáp ứng các điều kiện sau đây: Không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã được bảo hộ trước ngày tên thương mại đó được sử dụng” (khoản 3 Điều 78 Luật SHTT). Đây là quy định nhằm bảo vệ nhãn hiệu nói chung mà nhãn hiệu nổi tiếng là một nhãn hiệu nên cũng chịu sự điều chỉnh của quy định này.

Như vậy, khác với Điều 6 bis Công ước Paris, pháp luật Việt Nam đã có quy định bảo vệ nhãn hiệu nổi tiếng chống lại việc sử dụng dấu hiệu với mục đích khác nhãn hiệu như tên thương mại. Trong vụ việc được bình luận, sau khi khẳng định việc sử dụng tên thương mại của bị đơn trùng với nhãn hiệu nổi tiếng của nguyên đơn và “sẽ gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về chủ thể kinh doanh, hoạt động kinh doanh”, tòa án đã quyết định “buộc” bị đơn “chấm dứt sử dụng tên doanh nghiệp (tên viết tắt) có chứa dấu hiệu “INTERBRAND” và “đổi tên doanh nghiệp – phần tên viết tắt thành một tên khác không chứa dấu hiệu INTERBRAND hoặc một dấu hiệu khác tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng INTERBRAND”. Hướng giải quyết này là thuyết phục như phân tích ở trên[16].

Xung đột với tên miền của người khác. Trong vụ việc được bình luận, bị đơn còn “đã đăng ký và đã có sử dụng trang web www.interbrandvn.com”. Đây là tên miền tương tự với nhãn hiệu của nguyên đơn (đã được bảo hộ) và câu hỏi đặt ra là vấn đề xung đột giữa tên miền và nhãn hiệu (nổi tiếng) được xử lý như thế nào?

Phần trên cho thấy Điều 6 bis Công ước Paris tập trung vào xung đột giữa nhãn hiệu nổi tiếng với nhãn hiệu khác mà chưa đề cập tới xung đột giữa nhãn hiệu nổi tiếng với dấu hiệu khác trong đó có tên miền. Trong vụ việc được bình luận, tòa án đã xác định việc sử dụng tên miền của nguyên đơn là “hành vi xâm phạm đối với quyền sở hữu trí tuệ của INTERBRAND GROUP” và quyết định buộc bị đơn “chấm dứt sử dụng tên miền www.interbrandvn.com” và “ nếu có thay đổi tên miền thì tên miền mới không được chứa dấu hiệu INTERBRAND hoặc một dấu hiệu khác tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng INTERBRAND». Hướng giải quyết của tòa án là thuyết phục với những lý do tương tự như với việc sử dụng tên thương mại xung đột với nhãn hiệu đã trình bày ở trên. Ngoài ra, hướng xử lý này còn có thêm cơ sở nữa là điểm d khoản 1 Điều 130 Luật SHTT theo đó “các hành vi sau đây bị coi là hành vi cạnh tranh không lành mạnh: Đăng ký, chiếm giữ quyền sử dụng hoặc sử dụng tên miền trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác”. Quy định vừa nêu áp dụng cho nhãn hiệu nói chung nên cũng được áp dụng cho nhãn hiệu nổi tiếng[17]. Ở đây, hành vi của bị đơn là hành vi cạnh tranh không lành mạnh theo quy định vừa nêu nên, theo khoản 3 Điều 198 Luật SHTT, nguyên đơn được quyền yêu cầu áp dụng một trong những biện pháp được nêu tại Điều 202 Luật SHTT trong đó có chấm dứt hành vi không lành mạnh (thực ra bản thân Điều 202 chỉ đề cập đến “hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ” nhưng, qua bắc cầu của khoản 3 Điều 198, điều luật này còn được áp dụng cho cả những “hành vi cạnh tranh không lành mạnh” trong đó có việc sử dụng tên miền trùng với nhãn hiệu của người khác)[18].

Về mối quan hệ xung đột giữa tên miền và nhãn hiệu, chúng tôi có thểm mấy nhận xét sau: Thứ nhất, nhãn hiệu của nguyên đơn được đăng ký cho rất nhiều dịch vụ nhưng nguyên đơn chỉ yêu cầu bị đơn chấm dứt sử dụng tên miền “trong hoạt động cung cấp các dịch vụ tư vấn đầu tư, xây dựng thương hiệu bao gồm cả tư vấn thương hiệu” và tòa án theo hướng này. Người quan tâm không hiểu tại sao lại có việc giới hạn này ?. Thứ hai, tên miền là một sản phẩm và chúng ta đặt câu hỏi là giải pháp theo hướng chấm dứt sử dụng như trên có thuyết phục không? Ở Pháp, tòa án còn vận dụng cả biện pháp buộc chuyển tên miền cho chủ sở hữu nhãn hiệu. Ví dụ, Công ty Sof là chủ sở hữu nhãn hiệu Milenis nhưng sau đó ông Nag đăng ký tên miền là “milenis.com”, “milenis.net” và “milenis.fr” nên Công ty Sof đã khởi kiện ra tòa án. Ngoài việc buộc ông Nag bồi thường thiệt hại và không được sử dụng dấu hiệu “milenis” dưới bất kỳ hình thức nào, Tòa Thương mại Paris (ngày 12/02/2012) còn buộc ông Nag chuyển các tên miền trên sang cho Công ty Sof kể từ ngày thứ 10 sau khi nhận được bản án và chịu phạt trong vòng 30 ngày là 150 euros/ngày đối với một ngày chậm chuyển giao. Đây là giải pháp khá lý thú về mặt kinh tế và, trong tương lai, chúng ta nên nghiên cứu đưa vào Việt Nam.

Xem thêm bài viết về “Nhãn hiệu”

• Những thay đổi quan trọng trong quy định pháp luật của liên minh Châu Âu về nhãn hiệu – TS. Nguyễn Hồ Bích Hằng
• Nguyên tắc áp dụng pháp luật trong việc giải quyết bồi thường thiệt hại đối với nhãn hiệu hàng hóa Liên minh Châu Âu và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam – ThS. Lê Trần Thu Nga
• Bình luận bản án: Bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng ở Việt Nam – PGS.TS. Đỗ Văn Đại & ThS. Nguyễn Phương Thảo
• Xung đột quyền trong bảo hộ nhãn hiệu và tên thương mại – TS. Lê Thị Nam Giang
• Bình luận bản án: Bảo hộ nhãn hiệu và tên thương mại – TS. Lê Thị Nam Giang & ThS. Phạm Vũ Khánh Toàn

CHÚ THÍCH

* PGS.TS, Trưởng Khoa Luật dân sự, ĐH Luật Tp. Hồ Chí Minh.

** Giảng viên Khoa Luật dân sự, ĐH Luật Tp. Hồ Chí Minh.

[1] Lê Đình Nghị và Vũ Thị Hải Yến, Giáo trình Luật sở hữu trí tuệ, Nxb. Giáo dục Việt Nam 2009, tr. 96.

[2] Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, Giáo trình Luật sở hữu trí tuệ, Nxb. Hồng Đức 2012, tr. 261.

[3] Về nhãn hiệu nổi tiếng, xem thêm Phan Ngọc Tâm, Bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng – Nghiên cứu so sánh giữa pháp luật Liên minh Châu Âu và Việt Nam, Luận án Tiến sỹ Luật học năm 2011.

[4] J. Azéma và J-Chris. Galloux, Droit de la propriété industrielle, Nxb. Dalloz-Précis 2006, phần số 1446.

[5] CJCE, 22 nov. 2007, aff. C-328/06, Nieto Nuño: Tạp chí Communication Commerce électronique n° 2, Février 2008, comm. 19, bình luận Chris. Caron.

[6] Chris. Caron, À propos de l’étendue géographique de la notoriété, Tạp chí Communication Commerce électronique n° 2, Février 2008, comm. 19.

[7] Phan Ngọc Tâm, Một số ý kiến hoàn thiện pháp luật Việt Nam về bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng, Tạp chí Khoa học pháp lý số 6/2011.

[8] Khi nghiên cứu từng tiêu chí được Cục sở hữu trí tuệ và Tòa án sử dụng, người đọc cảm nhận rằng việc đánh giá có vẻ hơi vội vàng vì rất ít thông tin về từng tiêu chí được sử dụng. Hy vọng rằng, đối với các vụ việc tương tự trong tương lai, những thông tin về từng tiêu chí được sử dụng sẽ chi tiết, đầy đủ hơn.

[9] Chẳng hạn, nhãn hiệu Nhà hàng Phù Đổng được một công ty đăng ký cho dịch vụ cửa hàng ăn uống giải khát nhưng sau đó một công ty khác lại đăng ký nhãn hiệu Phù Đổng Thiên Vương cho dịch vụ buôn bán tư liệu sản xuất, hàng tiêu dùng, đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hoá; mua bán đồ ăn thức uống các loại. Ở đây nhãn hiệu Phù Đổng Thiên Vương được cấp bằng bảo hộ cho nhiều dịch vụ trong đó có dịch vụ mua bán đồ ăn thức uống các loại có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng đối với nhãn hiệu Nhà hàng Phù Đổng (được đăng ký trước). Cuối cùng Cục SHCN và Tòa án đã theo hướng công ty đăng ký nhãn hiệu Phù Đổng Thiên Vương không có quyền sử dụng nhãn hiệu này đối với dịch vụ “mua bán đồ ăn thức uống” (xem Quyết định số 08/2003/HĐTP-DS ngày 26/02/2003 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao). Trong trường hợp này, nhãn hiệu sau (nhãn hiệu Phù Đổng Thiên Vương) chỉ bị cấm sử dụng đối với dịch vụ trùng với dịch vụ mang tên nhãn hiệu đã đăng ký trước (nhãn hiệu Nhà hàng Phù Đổng) nhưng vẫn được sử dụng với dịch vụ khác vì nhãn hiệu được đăng ký trước chỉ là nhãn hiệu thông thường.

[10] Đây cũng là đặc trưng của nhãn hiệu nổi tiếng so với tên thương mại. Bởi lẽ, tên thương mại chỉ được bảo vệ chống lại tên thương mại khác đối với sản phẩm, dịch vụ cùng loại hay tương tự. Chẳng hạn, một bản án cho rằng “theo quy định tại khoản 2 Điều 129 Luật SHTT năm 2005, mọi hành vi sử dụng chỉ dẫn thương mại trùng hoặc tương tự với tên thương mại của người khác đã sử dụng trước cho cùng loại sản phẩm, dịch vụ hoặc cho sản phẩm, dịch vụ tương tự, gây nhầm lẫn về chủ thể kinh doanh, cơ sở kinh doanh, hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại đó đều bị coi là xâm phạm quyền đối với tên thương mại. Như vậy, để xác định bị đơn có hành vi xâm phạm quyền đối với tên thương mại của nguyên đơn hay không, cần xem xét hai yếu tố: Tên thương mại của bị đơn có trùng hoặc tương tự với tên thương mại của nguyên đơn và sản phẩm, dịch vụ mà bị đơn kinh doanh có cùng loại hoặc tương tự với sản phẩm, dịch vụ mà nguyên đơn kinh doanh đến mức gây nhầm lẫn về chủ thể kinh doanh hay không. Chỉ trong trường hợp thỏa mãn cả hai điều kiện (về tên thương mại mà các bên sử dụng và về loại sản phẩm, dịch vụ mà các bên kinh doanh) như đã quy định nói trên thì mới có đủ căn cứ xác định việc sử dụng tên thương mại của bị đơn là hành vi xâm phạm quyền đối với tên thương mại của nguyên đơn”. Vẫn theo bản án, “trong hai điều kiện cần có để xác định việc sử dụng tên thương mại của bị đơn là hành vi xâm phạm quyền đối với tên thương mại của nguyên đơn theo quy định tại khoản 2 Điều 129 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, phía nguyên đơn chỉ chứng minh được điều kiện thứ nhất (tên doanh nghiệp của bị đơn là tương tự, có thể gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp của nguyên đơn) nhưng không chứng minh được điều kiện thứ hai (sản phẩm, dịch vụ mà các bên kinh doanh là cùng loại hoặc tương tự với nhau) nên không có đủ căn cứ để xác định bị đơn đã có hành vi xâm phạm quyền đối với tên thương mại của nguyên đơn. Do đó, yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn đòi bị đơn phải chấm dứt hành vi sử dụng tên thương mại đồng thời là tên doanh nghiệp đã ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của bị đơn là “Công ty TNHH SE COM” và phải bồi thường cho nguyên đơn chi phí thuê luật sư 100.000.000 đồng là không có căn cứ để được chấp nhận” (Bản án số 396/2012/KDTM-ST ngày 28/3/2012 của Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh).

[11] Rất tiếc rằng tòa án không cho biết tại sao nhãn hiệu có tranh chấp chỉ nổi tiếng đối với những dịch vụ này mà không nổi tiếng với dịch vụ khác.

[12] Xem P. Ranjard, La protection et la reconnaissance des marques notoires en Chine, Tạp chí Gazette du Palais, 17/7/2004 n° 199, tr. 52.

[13] Nguyễn Văn Bảy, Bảo vệ và giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp, Ủy ban châu Âu và tòa án nhân dân tối cao, Tài liệu tập huấn giải quyết tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ, Nxb. CTQG 2008, tr. 47.

[14] Lưu ý là, với quy định trên, một người chỉ bị coi là có hành vi xâm phạm khi “sử dụng” dấu hiệu trùng hay tương tự nên nếu người này mới chỉ đăng ký dấu hiệu trùng hay tương tự thì chưa đủ cơ sở để khẳng định có xâm phạm.

[15] Ở Việt Nam, buộc chấm dứt sử dụng nhãn hiệu trùng hay tương tự với nhãn hiệu của người khác là biện pháp thường xuyên được tòa án vận dụng. Chẳng hạn, trong tranh chấp giữa một nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ cho nhiều sản phẩm trong đó có sản phẩm bánh Flan và một nhãn hiệu tương tự chưa được đăng ký bảo hộ nhưng được sử dụng trong thực tế, một bản án đã xét rằng “có cơ sở để xác định nhãn hiệu “Anh Hằng và hình” bà Tâm đang sử dụng cho sản phẩm bánh Flan do cơ sở của bà Tâm sản xuất là có xâm phạm quyền sở hữu đối với nhãn hiệu “Anh Hồng và hình” của bà Hồng có văn bằng bảo hộ”. Từ đó, bản án đã quyết định “buộc bà Tâm chủ cơ sở Anh Hằng chấm dứt hành vi xâm phạm quyền sở hữu đối với nhãn hiệu “Anh Hồng và hình” của bà Hồng bảo hộ theo giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa số 37509 (ngày ưu tiên 22/02/2000; cấp ngày 12/6/2001) cho nhiều sản phẩm trong đó có sản phẩm bánh Flan (nhóm 30). Thu hồi các sản phẩm bánh Flan nhãn hiệu “Anh Hằng và hình” của bà Tâm có xâm phạm như trên tại nơi sản xuất và trên thị trường” (Bản án số 704/DSST ngày 16/4/2004 của Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh).

[16] Trong vụ việc liên quan đến nhãn hiệu Nhà hàng Phù Đổng nêu trên, người đăng ký nhãn hiệu sau còn bị cấm cả việc “sử dụng lô gô” tương tự với nhãn hiệu đang được bảo hộ.

[17] Với quy định trên, dường như bản thân việc đăng ký (chưa cần sử dụng) tên miền trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã là hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

[18] Về mối quan hệ giữa nhãn hiệu và hành vi cạnh tranh không lành mạnh, xem thêm Đỗ Văn Đại và Nguyễn Thị Hoài Trâm, Bồi thường thiệt hại do hành vi cạnh tranh không lành mạnh gây ra, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 2/2012./.

• Tác giả: PGS.TS. Đỗ Văn Đại & ThS. Nguyễn Phương Thảo
• Nguồn: Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam số 02/2013 (75)/2013 – 2013, Trang 47-57
• Nguồn: Fanpage Luật sư Online