Thực tiễn áp dụng pháp luật về xác định hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu qua một số vụ tranh chấp

Thực tiễn áp dụng pháp luật về xác định hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu qua một số vụ tranh chấp

Tác giả: ThS. Nguyễn Hải An & ThS. Dương Anh Sơn

Xem thêm bài viết về “Áp dụng pháp luật”

• Áp dụng pháp luật là gì? Đặc điểm của áp dụng pháp luật? – ThS. LS. Phạm Quang Thanh
• Thực tiễn áp dụng pháp luật về chấm dứt việc nuôi con nuôi tại Việt Nam và một số kiến nghị hoàn thiện – ThS. Phan Thị Hồng
• Nhận định khả năng áp dụng pháp luật trưng cầu ý dân tại Việt Nam – PGS.TS. Nguyễn Văn Vân
• Nguyên tắc áp dụng pháp luật trong việc giải quyết bồi thường thiệt hại đối với nhãn hiệu hàng hóa Liên minh Châu Âu và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam – ThS. Lê Trần Thu Nga
• Bàn về vấn đề tự do chọn luật áp dụng điều chỉnh quan hệ trách nhiệm ngoài hợp đồng trong pháp luật Liên minh Châu Âu – TS. Nguyễn Đức Vinh

Luật Sở hữu trí tuệ (SHTT) năm 2005 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009) điều chỉnh tất cả các lĩnh vực về sở hữu trí tuệ như: quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyền đó. Theo đó, nhãn hiệu là một chế định quan trọng, nhưng không được quy định tại một phần riêng mà lồng ghép trong các quy định áp dụng chung cho lĩnh vực sở hữu công nghiệp. Bên cạnh đó, một số nội dung đặc thù của nhãn hiệu thì được quy định tại các điều luật riêng. Nội dung điều chỉnh của pháp luật về nhãn hiệu bao gồm các vấn đề cơ bản như: định nghĩa nhãn hiệu, căn cứ phát sinh quyền nhãn hiệu, giới hạn quyền nhãn hiệu, điều kiện bảo hộ quyền nhãn hiệu, điều kiện bảo hộ đối với nhãn hiệu, quy trình xác lập quyền sở hữu đối với nhãn hiệu, chủ sở hữu, nội dung, giới hạn quyền nhãn hiệu, vấn đề bảo vệ quyền của chủ sở hữu đối với nhãn hiệu và xử lý hành vi xâm phạm quyền nhãn hiệu. Hiện nay, chưa có số liệu thống kê chính thức về số vụ án tranh chấp về nhãn hiệu mà Tòa án đã giải quyết, nhưng so với các tranh chấp khác về SHTT thì tranh chấp về nhãn hiệu còn chưa nhiều, tập trung chủ yếu ở 2 thành phố lớn là TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội, một số tỉnh, thành phố khác cũng có  giải quyết các vụ án về nhãn hiệu, nhưng không đáng kể. Trong bài viết này, chúng tôi xin phản ánh thực tiễn áp dụng pháp luật về xác định hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu nhằm chỉ ra những bất cập trong việc áp dụng pháp luật và đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực này.

1. Dấu hiệu trùng và tương tự đối với nhãn hiệu

Theo pháp luật Việt Nam, nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Nhãn hiệu được bảo hộ nếu đồng thời đáp ứng hai điều kiện. Thứ nhất, dấu hiệu sử dụng làm nhãn hiệu là dấu hiệu nhìn thấy được, có thể là dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ảnh ba chiều hoặc kết hợp các yếu tố trên, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc. Thứ hai, dấu hiệu đó có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể khác.[1] Nhãn hiệu phải đăng ký và được Cục SHTT cấp văn bằng bảo hộ là Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Chủ sở hữu có toàn quyền đối với nhãn hiệu đang được bảo hộ.

Các hành vi sau đây được thực hiện mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu thì bị coi là xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu: sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ trùng với hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó; sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ tương tự hoặc liên quan tới hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ; sử dụng dấu hiệu tương tự với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ trùng, tương tự hoặc liên quan tới hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ.[2] Như vậy, ngoài việc xác định dấu hiệu trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn của các nhãn hiệu, còn phải xác định sự trùng hoặc tương tự liên quan đến hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu đó để khẳng định có hay không hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu. Thực tế cho thấy, “Rất khó để áp dụng tiêu chí thống nhất để đánh giá khả năng“tương tự gây nhầm lẫn” cho mọi trường hợp. Điều này dẫn đến hậu quả là các vụ việc khiếu nại và tranh chấp liên quan đến việc đánh giá khả năng “tương tự gây nhầm lẫn” giữa các nhãn hiệu có thể qua nhiều cấp giải quyết/ xét xử”. [3] Chúng tôi xin nêu ví dụ về xác định dấu hiệu có tính phân biệt như sau:

Công ty TNHH Hoài Nam do ông Nguyễn Quốc Hoài làm giám đốc có chức năng kinh doanh mặt hàng ăn uống. Ngày 30/05/1996, Công ty TNHH Hoài Nam ký hợp đồng thuê nhà số 47 Trần Xuân Soạn của ông Nguyễn Hữu Lâm với thời hạn 3 năm để mở nhà hàng ăn uống có tên gọi là NHÀ HÀNG PHÙ ĐỔNG. Nhãn hiệu NHÀ HÀNG PHÙ ĐỔNG cho nhóm dịch vụ cửa hàng ăn uống giải khát đã được Cục Sở hữu công nghiệp cấp giấy chứng nhận số 32102 cho Công ty TNHH Hoài Nam. Tháng 7 năm 1999, hết thời hạn hợp đồng thuê nhà tại 47 Trần Xuân Soạn, công ty Hoài Nam đã thuê nhà số 32 Thi Sách và mở lại nhà hàng ở đấy.

Công ty TNHH Phù Đổng Thiên Vương được thành lập ngày 17/7/1999 do ông Nguyễn Hữu Thành làm giám đốc. Ngày 18/7/1999, Công ty TNHH Phù Đổng Thiên Vương thành lập nhà hàng Phù Đổng Thiên Vương tại nhà số 47 Trần Xuân Soạn để kinh doanh ăn uống, giải khát và giao cho ông Nguyễn Hữu Lâm làm chủ nhà hàng.

Ngày 23/11/1999, Công ty TNHH Hoài Nam đã thông báo trên Báo Hà Nội mới về việc chuyển địa điểm nhà hàng Phù Đổng từ nhà số 47 Trần Xuân Soạn về nhà số 32 Thi Sách.

Ngày 08/12/1999, ông Lâm cũng cho đăng trên báo Hà Nội mới lời cám ơn của nhà hàng Phù Đổng Thiên Vương vào các ngày 07, 08, 09 tháng 12 năm 1999 với nội dung “nhân dịp kỷ niệm 3 năm ngày thành lập nhà hàng Phù Đổng Thiên Vương số 47 Trần Xuân Soạn Hà Nội, chúng tôi xin chân thành cám ơn quý khách đã dành tình cảm đến với nhà hàng chúng tôi trong thời gian qua…” đồng thời, có sử dụng một phần logo mà Công ty TNHH Hoài Nam đã đăng ký bảo hộ là hình vẽ nhà hàng in trên góc tờ đăng tin quảng cáo.

Ngày 20/12/1999, Công ty TNHH Hoài Nam có đơn khởi kiện về việc ông Lâm vi phạm quyền nhãn hiệu hàng hóa của Công ty TNHH Hoài Nam.

Tòa án cấp sơ thẩm đã xác định ông Lâm không xâm phạm nhãn hiệu hàng hóa của Công ty TNHH Hoài Nam.[4] Sau đó, Công ty TNHH Hoài Nam đã kháng cáo. Tòa cấp phúc thẩm đã xác định hành vi của ông Lâm là xâm phạm nhãn hiệu hàng hóa của Công ty TNHH Hoài Nam.[5] Sau khi xét xử phúc thẩm, ông Nguyễn Hữu Lâm có đơn đề nghị giám đốc thẩm. Ngày 08/01/2003, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã kháng nghị đối với Bản án phúc thẩm của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội.

Trong quá trình xét xử giám đốc thẩm, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã quyết định bác kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và xác định hành vi của ông Lâm là xâm phạm nhãn hiệu hàng hóa của Công ty TNHH Hoài Nam; buộc Công ty Phù Đổng Thiên Vương do ông Lâm là chủ nhà hàng Phù Đổng Thiên Vương ở nhà số 47 Trần Xuân Soạn, Hà Nội làm đại diện không được phép sử dụng nhãn hiệu hàng hóa mang biển hiệu nhà hàng Phù Đổng Thiên Vương và sử dụng logo có hình người cưỡi ngựa và dòng chữ nhà hàng Phù Đổng Thiên Vương ở bao bì đũa ăn và bao bì giấy ăn trong kinh doanh dịch vụ ăn uống và giải khát.[6]

Đánh giá dấu hiệu trùng hay tương tự của nhãn hiệu chúng tôi nhận thấy: Công ty TNHH Hoài Nam được cấp giấy chứng nhận bảo hộ chữ nhà hàng PHÙ ĐỔNG, còn Công ty TNHH Phù Đổng Thiên Vương lấy tên cửa hàng là PHÙ ĐỔNG THIÊN VƯƠNG. Hai cụm từ này hoàn toàn khác nhau về kết cấu của câu và số lượng chữ của biển hiệu, không thể gây nhầm lẫn cho khách hàng. Mặt khác, Công ty TNHH Phù Đổng Thiên Vương có trụ sở tại nhà số 47 Trần Xuân Soạn và có một mặt trụ sở nằm trên mặt phố Phù Đổng Thiên Vương. Vì vậy, việc đăng biển Phù Đổng Thiên Vương cũng là bình thường, không xâm phạm đến quyền sở hữu nhãn hiệu của Công ty TNHH Hoài Nam, không gây nhầm lẫn cho khách hàng và không vi phạm các quy định của pháp luật về việc bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ.

Thực tế, các nhãn hiệu đều được thể hiện bằng chữ viết thông thường theo ngôn ngữ nhất định; các nhãn hiệu đã đăng ký và nhãn hiệu xin đăng ký có thể khác nhau về kiểu chữ (có thể viết bằng chữ thường, hoặc có thể viết chữ in hoa), nhưng sự khác nhau đó có tính phân biệt hay không? Một nhãn hiệu có thể chỉ có một cụm từ trong tổng số các từ tạo thành tên gọi trong nhãn hiệu. Mặc dù cụm từ tạo nên nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể mà không bảo hộ riêng biệt từng từ trong nhãn hiệu, tuy nhiên một nhãn hiệu có một từ trùng hay tương tự có thể tạo ra sự liên tưởng, hay suy đoán có thể gây nhầm lẫn được coi là hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu. Pháp luật SHTT chưa có quy định cụ thể về bảo hộ riêng biệt đối với từng thành phần của một nhãn hiệu, dẫn đến sự nhầm lẫn trong đánh giá dấu hiệu trùng hay tương tự của nhãn hiệu. Do đó, nếu xét trên góc độ bảo hộ thành phần tổng thể của nhãn hiệu thì rất dễ tìm thấy dấu hiệu trùng hay tương tự đối với nhãn hiệu. Vì vậy, chúng tôi cho rằng cần có một khung pháp lý rõ ràng về bảo hộ riêng biệt đối với từng thành phần của một nhãn hiệu.

Xem thêm bài viết về “Nhãn hiệu”

• Chế định đăng ký nhãn hiệu mùi hương theo Pháp luật Hoa Kỳ – TS. Nguyễn Hồ Bích Hằng& ThS. Nguyễn Xuân Mỹ Hiền & ThS. Huỳnh Thanh Thịnh
• Bình luận bản án: Hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu – ThS. Nguyễn Ngọc Hồng Phượng & ThS. Nguyễn Phương Thảo
• Bình luận bản án: Bảo hộ nhãn hiệu và tên thương mại – TS. Lê Thị Nam Giang & ThS. Phạm Vũ Khánh Toàn
• Xung đột quyền trong bảo hộ Nhãn hiệu và Tên thương mại – TS. Lê Thị Nam Giang
• Nhãn hiệu nổi tiếng, pháp luật và thực tiễn – ThS. Lê Xuân Lộc & ThS. Mai Duy Linh

2. Tiêu chí đánh giá một nhãn hiệu nổi tiếng

Theo Luật SHTT năm 2005: “Nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu được người tiêu dùng biết đến rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam”.[7] Các tiêu chí sau đây được xem xét khi đánh giá một nhãn hiệu là nổi tiếng: Số lượng người tiêu dùng liên quan đã biết đến nhãn hiệu thông qua việc mua bán, sử dụng hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc thông qua quảng cáo; phạm vi lãnh thổ mà hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu đã được lưu hành; doanh số từ việc bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc số lượng hàng hóa đã được bán ra, lượng dịch vụ đã được cung cấp; thời gian sử dụng liên tục nhãn hiệu; uy tín rộng rãi của hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu; số lượng quốc gia bảo hộ nhãn hiệu; số lượng quốc gia công nhận nhãn hiệu là nổi tiếng; giá chuyển nhượng, giá chuyển giao quyền sử dụng, giá trị góp vốn đầu tư của nhãn hiệu.[8]

Hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng là sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng hoặc dấu hiệu dưới dạng dịch nghĩa, phiên âm từ nhãn hiệu nổi tiếng cho hàng hóa, dịch vụ bất kỳ, kể cả hàng hóa, dịch vụ không trùng, không tương tự và không liên quan tới hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa hoặc gây ấn tượng sai lệch về mối quan hệ giữa người sử dụng dấu hiệu đó với chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng.[9]

Pháp luật Việt Nam quy định mọi hành vi sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng cho hàng hóa, dịch vụ bất kỳ, kể cả hàng hóa, dịch vụ không cùng loại, không tương tự với, và không liên quan tới hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng nếu có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa hoặc gây ấn tượng sai lệch về mối quan hệ giữa người sử dụng dấu hiệu đó với chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng đều bị coi là xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nổi tiếng. Chúng tôi xin nêu ví dụ về xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng như sau: Theo xác nhận của Công chứng viên thành phố London, Vương quốc Anh, thì Interbrand Group được tổ chức hoạt động theo hỉnh thức Công ty hữu hạn đại chúng dưới tên đăng ký là BULBONUS PUBLIC Limited Company vào ngày 06/11/1986, sau đó đổi thành INTERBRAND GROUP PLC vào ngày 30/01/1987 và đăng ký lại thành công ty tư nhân trách nhiệm vô hạn với tên hiện nay là INTERBRAND GROUP vào ngày 16/12/2004 tại cơ quan đăng ký kinh doanh Anh và Xứ Wales với số đăng ký kinh doanh là 2071702 và hoạt động tuân theo pháp luật của Vương quốc Anh. Công ty đăng ký trụ sở tại số 239 Old Marylebone Road, London NW1 5QT, England. INTERBRAND GROUP (GB) được Cục Sở hữu trí tuệ (Việt Nam) cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (GCN ĐKNH) số 14617 theo Quyết định số 8827/QĐ-SHTT ngày 06/5/2010, ngày nộp đơn 14/12/2006, có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 năm tính từ ngày nộp đơn.

Nguyên đơn cho rằng đến giữa những năm 1980, nguyên đơn được biết đến là tập đoàn tiên phong trong định giá thương hiệu, khi mà phương pháp định giá thương hiệu của Interbrand Group trong đó xem xét đến tất cả các khía cạnh tài chính và pháp luật của một thương hiệu được chấp nhận rộng rãi. Từ đó đến nay, Interbrand trở thành nhãn hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực định giá thương hiệu. Tại Việt Nam, nhãn hiệu Interbrand đã trở nên quen thuộc đối với công chúng trong cùng lĩnh vực kể từ năm 2001. Nhãn hiệu Interbrand đã được công nhận là nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam kể từ năm 2006. Công ty Cổ phần thương hiệu Quốc Tế International Brand Join Stock Company, địa chỉ tại 282/75 đường Bùi Hữu Nghĩa phường 2 quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh đăng ký thành lập ngày 28/9/2007, nay ở địa chỉ số 4H1 đường Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Bình Thạnh hiện đang sử dụng tên viết tắt của công ty Interbrand JSC, trong đó có dấu hiệu Interbrand trùng với nhãn hiệu Interbrand của nguyên đơn đang được bảo hộ theo GCN ĐKNH 14617 cho các dịch vụ cùng với ngành nghề kinh doanh của bị đơn (chỉ khác một phần), nên việc sử dụng dấu hiệu Interbrand trong tên doanh nghiệp của bị đơn sẽ gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của nguyên đơn.

Bị đơn là Công ty tên viết tắt  INTERBRAND JSC, tên đối ngoại International Brand Join Stock Company, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 28/9/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 15/02/2012 với ngành nghề kinh doanh: sản xuất phim; dịch vụ quảng cáo thương mại; dịch vụ tổ chức hội nghị, hội thảo, hội chợ triển lãm; đại lý phát hành sách báo (có nội dung được phép lưu hành); đào tạo và dạy nghề; hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu; hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán); kinh doanh bất động sản; môi giới bất động sản; dịch vụ định giá bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; bán buôn đồ dùng cho gia đình như: bán buôn băng, đĩa CD, DVD đã ghi âm thanh hình ảnh (không hoạt động tại trụ sở); hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video; sản xuất thức ăn chế biến sẵn; bánh kẹo, cà phê (trừ sản xuất, chế biến thực phẩm tươi sống).

Theo xác nhận của Cục Sở hữu trí tuệ: “Do nhãn hiệu Interbrand của Công ty Interbrand có số lượng người tiêu dùng và người sử dụng biết đến rộng rãi thông qua việc sử dụng dịch vụ và phương tiện quảng cáo liên tục từ năm 1974 tại nhiều quốc gia trên thế giới, doanh số đạt được từ dịch vụ mang nhãn hiệu cũng như tổng sổ giá trị của các thương hiệu được công ty Interbrand định giá rất lớn, dịch vụ mang nhãn hiệu đã đạt được uy tín rộng rãi, đồng thời nhãn hiệu đã được sử dụng và được biết đến tại Việt Nam thông qua các phương tiện truyền thông. Căn cứ các quy định về nhãn hiệu nổi tiếng tại khoản 20 Điều 4, Điều 75 Luật SHTT và khoản 2 Điều 6 Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật SHTT về sở hữu công nghiệp, Cục Sở hữu trí tuệ xác nhận nhãn hiệu Interbrand của Công ty Interbrand là nhãn hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực định giá và tư vấn xây dựng thương hiệu tại thời điểm ngày 21/3/2006”.[10]

Tòa án cấp sơ thẩm nhận định: Việc Công ty cổ phần Thương hiệu Quốc tế sử dụng tên doanh nghiệp (phần tên viết tắt) có INTERBRAND trùng với nhãn hiệu nổi tiếng INTERBRAND của nguyên đơn đã sử dụng từ trước cho cùng loại hình dịch vụ sẽ gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về chủ thể kinh doanh, hoạt động kinh doanh. Hành vi sử dụng và đăng ký tên doanh nghiệp của bị đơn (tên viết tắt) có dấu hiệu INTERBRAND như là tên thương mại là xâm phạm đối với QSHTT của nguyên đơn theo quy định tại các Điều 129, 130 của Luật SHTT năm 2005 và vi phạm các quy định tại Điều 16, Điều 17 của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 và Điều 11 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 về Đăng ký kinh doanh. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm đã chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn về việc buộc Công ty Cổ phần thương hiệu Quốc Tế chấm dứt sử dụng tên doanh nghiệp (tên viết tắt) có chứa dấu hiệu INTERBRAND trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đổi tên doanh nghiệp phần tên viết tắt thành một tên khác không chứa dấu hiệu INTERBRAND hoặc một dấu hiệu khác tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng INTERBRAND của Interbrand Group.[11]

Khi đánh giá hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng, pháp luật Việt Nam thường dẫn chiếu đến hệ quả là hành vi đó có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa hoặc gây ấn tượng sai lệch về mối quan hệ giữa người sử dụng dấu hiệu đó với chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng hay không. Đặc thù của nhãn hiệu nổi tiếng tính phân biệt của nhãn hiệu cao hơn nhiều với nhãn hiệu thông thường vì được người tiêu dùng biết đến rộng rãi. Người tiêu dùng nhận thức được rất rõ nguồn gốc của các nhãn hiệu nổi tiếng; do đó, khả năng xảy ra nhầm lẫn về nguồn gốc giữa hàng hóa hoặc dịch vụ gắn nhãn hiệu nổi tiếng với hàng hóa hoặc dịch vụ gắn nhãn hiệu thông thường là rất hiếm. Mục đích của việc bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng không chỉ là ngăn ngừa hành vi sử dụng gây nhầm lẫn mà còn là ngăn ngừa hành vi sử dụng có thể làm tổn hại đến danh tiếng của nhãn hiệu nổi tiếng.

Việc xác định thế nào là nhãn hiệu nổi tiếng căn cứ vào các tiêu chí cụ thể trong luật. Song “Một nhãn hiệu là nổi tiếng phải có đủ các tiêu chí hay chỉ thỏa mãn một tiêu chí do luật quy định. Áp dụng tiêu chí đánh giá ở phạm vi nào”[12] chưa được làm rõ; đồng thời, có một số tiêu chí đưa ra không phù hợp vì mang tính chất định lượng như số lượng các quốc gia, số lượng người tiêu dùng là bao nhiêu thì đủ gây khó khăn cho việc áp dụng pháp luật. Do đó, quy định của Luật SHTT năm 2005 chưa đáp ứng được mục đích này. Theo chúng tôi, tiêu chí căn bản của một nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu đó được biết đến rộng rãi trên thị trường và phạm vi lãnh thổ áp dụng tiêu chí đánh giá là thị trường nơi nhãn hiệu được xin đăng ký.

3. Nhập khẩu song song

Về nguyên tắc, bất kỳ người thứ ba nào có hành vi sử dụng nhãn hiệu mà không được phép của chủ sở hữu đều bị coi là xâm phạm quyền. Tuy nhiên, pháp luật Việt Nam cũng quy định một số trường hợp ngoại lệ. Chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp không được ngăn cấm “Lưu thông, nhập khẩu, khai thác công dụng của sản phẩm được đưa ra thị trường, kể cả thị trường nước ngoài một cách hợp pháp, trừ sản phẩm không phải do chính chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc người được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu đưa ra thị trường nước ngoài”.[13] Điều này có nghĩa là sau khi sản phẩm mang nhãn hiệu đã được đưa ra thị trường một cách hợp pháp (bởi chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép thông qua hợp đồng chuyển quyền sử dụng), bất kỳ người thứ ba nào cũng có quyền tiến hành các hoạt động thương mại (mua bán, lưu thông, nhập khẩu) sản phẩm đó mà không cần sự cho phép của chủ sở hữu nhãn hiệu và hành vi này không bị coi là hành vi xâm phạm quyền. Chúng tôi xin nêu ví dụ đánh giá nhập khẩu song song hay hàng hóa nhập khẩu bị coi là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.

Công ty Dịch vụ thương mại Chí Đức (Công ty Chí Đức) nhập khẩu 01 lô hàng là bộ nhớ RAM (linh kiện của máy tính) mang nhãn hiệu KINGMAX từ Hồng Kông vào Việt Nam. Sản phẩm mang nhãn hiệu nói trên do Công ty KINGMAX SEMICONDUCTOR Inc. của Đài Loan sản xuất và đã phân phối rộng rãi trên thị trường nhiều nước và đã có ở Việt Nam do một số doanh nghiệp nhập khẩu. Công ty TNHH phát triển kỹ thuật ứng dụng Viễn Sơn (Công ty Viễn Sơn) là doanh nghiệp Việt Nam đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa với nhãn “KINGMAX” cho sản phẩm bộ nhớ máy tính và máy tính. Khi phát hiện Công ty Chí Đức nhập khẩu sản phẩm mang nhãn hiệu KINGMAX, Công ty Viễn Sơn đã yêu cầu cơ quan chức năng không thông quan (không làm thủ tục nhập khẩu). Cơ quan hải quan đã quyết định tạm dừng thông quan đối với lô hàng nêu trên để xem xét, xử lý về hành vi nhập khẩu hàng hóa giả mạo nhãn hiệu của Công ty Viễn Sơn. Công ty Chí Đức không chứng minh được tính hợp pháp của việc nhập sản phẩm mang nhãn hiệu đã đăng ký nên hàng hóa bị tịch thu và bị xử phạt hành chính.

Theo Sở Khoa học công nghệ TP. Hồ Chí Minh, nhãn hiệu “KINGMAX” đã được bảo hộ tại Việt Nam cho Công ty Viễn Sơn. Do đó, theo quy định tại khoản 2 Điều 125 và Điều 213 Luật SHTT năm 2005, việc Công ty Chí Đức nhập khẩu sản phẩm gắn nhãn hiệu KINGMAX không phải do chính chủ sở hữu (Công ty Viễn Sơn) hay người được chủ sở hữu cho phép đưa ra thị trường sẽ bị coi là hành vi nhập khẩu hàng hóa giả mạo nhãn hiệu. Dựa trên nội dung hồ sơ vụ việc và ý kiến chuyên môn của Sở Khoa học công nghệ TP. Hồ Chí Minh, Hải quan TP. Hồ Chí Minh kết luận: Không áp dụng quy định về nhập khẩu song song; lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh ra Quyết định xử phạt Công ty Chí Đức về hành vi nhập khẩu hàng hóa giả mạo nhãn hiệu được bảo hộ theo GCNĐKNH số 77256 của Công ty Viễn Sơn theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 106/2006/ND-CP. Tiếp đó, Quyết định số 1352/QĐ-SHTT ngày 29/10/2007 của Cục Sở hữu trí tuệ hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa (GCNĐKNHHH) số 77256 bảo hộ nhãn hiệu “KINGMAX”  vì cho rằng “KINGMAX” là nhãn hiệu dùng cho sản phẩm linh kiện máy vi tính được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam do Công ty Kingmax (Đài Loan) sản xuất. Tuy nhiên, tại Việt Nam nhãn hiệu này lại được bảo hộ cho Công ty Viễn Sơn (Đại lý độc quyền của Công ty Kingmax theo GCNĐKNHHH số 77256 cấp ngày 24/11/2006). Căn cứ vào GCNĐKNHHH nêu trên, Công ty Viễn Sơn đã đề nghị cơ quan có thẩm quyền ngăn chặn và xử lý hành chính đối với một số doanh nghiệp nhập khẩu linh kiện máy tính do chính Công ty Kingmax sản xuất. Căn cứ vào đề nghị hủy bỏ hiệu lực của một công ty nhập khẩu, Cục SHTT đã ra Quyết định số 1352/QĐ-SHTT hủy bỏ hiệu lực GCNĐKNHHH 77256 với lý do việc nộp đơn của chủ GCNĐKNHHH không đáp ứng quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 63/ND-CP của Chính phủ.

Không chấp nhận Quyết định 1352/QĐ-SHTT, Công ty Viễn Sơn đã khởi kiện Quyết định này tại Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh. Tại bản án sơ thẩm tuyên ngày 22/10/2008, Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã chấp nhận khiếu kiện của Công ty Viễn Sơn và hủy Quyết định số 1352/QĐ-SHTT. Tuy nhiên do kháng cáo của Cục SHTT, nội dung nêu trên tại Bản án sơ thẩm đã bị Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại TP. Hồ Chí Minh bãi bỏ.

Ngày 16/01/2009, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại TP. Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án hành chính về việc Công ty Viễn Sơn kiện Quyết định số 1352/QĐ-SHTT ngày 29/10/2007 của Cục SHTT về hủy bỏ hiệu lực GCNĐKNHHH số 77256 bảo hộ nhãn hiệu “KINGMAX”. Kết quả là, Tòa đã chấp nhận đơn kháng cáo của Cục SHTT, sửa một phần bản án sơ thẩm không chấp nhận đơn khởi kiện của Công ty Viễn Sơn và giữ nguyên Quyết định số 1352/QĐ-SHTT.

Như vậy, các cơ quan chức năng tại Việt Nam đều thống nhất nhận định rằng vì nhãn hiệu “KINGMAX” đã được bảo hộ tại Việt Nam cho Công ty Viễn Sơn theo GCNĐKNHHH số 77256; do đó, nếu Công ty Chí Đức nhập khẩu sản phẩm gắn nhãn hiệu KINGMAX không phải do Công ty Viễn Sơn hay người được Công ty Viễn Sơn cho phép đưa ra thị trường là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt về hành vi nhập khẩu hàng hóa giả mạo nhãn hiệu. Nhưng nhận định trên chưa tính đến việc Công ty Chí Đức đã nhập khẩu và kinh doanh sản phẩm đó trong bao lâu, danh tiếng của sản phẩm đó như thế nào. Việc Công ty Chí Đức nhập khẩu sản phẩm mang nhãn hiệu KINGMAX là bất hợp pháp (tức sản phẩm giả nhãn hiệu, hoặc buôn lậu) hay là nhập khẩu song song còn gây nhiều tranh cãi.

Pháp luật về SHTT cho phép việc nhập khẩu song song các hàng hóa, sản phẩm mang đối tượng SHTT miễn sao sản phẩm đó là sản phẩm do chính chủ sở hữu của đối tượng sở hữu trí tuệ đó hoặc cá nhân, tổ chức được chủ sở hữu đó cho phép đưa ra thị trường. Theo đó, hành vi nhập khẩu song song không bị coi là hành vi xâm phạm QSHTT. Nhập khẩu song song là việc tổ chức, cá nhân nhập khẩu sản phẩm do chính chủ sở hữu hoặc tổ chức, cá nhân được chuyển giao quyền sử dụng, kể cả chuyển giao quyền sử dụng theo quyết định bắt buộc, người có quyền sử dụng trước đối tượng sở hữu công nghiệp đã đưa ra thị trường nước ngoài, mặc dù không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu công nghiệp.[14] Như vậy, trong trường hợp cá nhân tổ chức nhập khẩu hàng hóa mang đối tượng SHTT từ nước ngoài vào Việt Nam chỉ cần chứng minh về nguồn gốc của hàng hóa nhập khẩu là chính hãng được đưa ra thị trường bởi chủ sở hữu hợp pháp các đối tượng SHTT hoặc được bởi người được chủ sở hữu cho phép thì sẽ không bị coi là hành vi xâm phạm QSHTT và không bị xử phạt hành chính. Tuy nhiên, “Nhà nhập khẩu không dễ dàng chứng minh hàng hóa được đưa ra thị trường bởi chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc người được sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu. Bởi vì, khi nhập khẩu, nhà nhập khẩu ít quan tâm đến yếu tố sở hữu trí tuệ mà quan tâm nhiều hơn đến bản thân hàng hóa nhập khẩu. Do đó, trong nhiều trường hợp, xác định chủ sở hữu nhãn hiệu và người được chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu thực sự là gánh nặng đối với nhà nhập khẩu”.[15]

Vấn đề đặt ra là khi người nhập khẩu chứng minh được rằng nhập khẩu các sản phẩm, hàng hóa một cách trung thực và đáp ứng đầy đủ các quy định liên quan đến việc xuất nhập khẩu tại nước xuất xứ và tại nước sở tại thì áp dụng quy định về nhập khẩu song song hay hàng hóa nhập khẩu bị coi là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu. Về nguyên tắc, nhãn hiệu được bảo hộ khi được Cục SHTT cấp giấy chứng nhận, trừ trường hợp nhãn hiệu nổi tiếng. Song nhãn hiệu tuy chưa đăng ký nhưng có thể chứng minh là đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi thì vẫn có quyền ngăn cấm người khác đăng ký bảo hộ nhãn hiệu trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của mình. Vì vậy, chúng tôi cho rằng cần có quy định cụ thể về nhập khẩu song song đối với nhãn hiệu. Việc nhập khẩu song song được thừa nhận khi xác định được sự trung thực của nhà nhập khẩu và sản phẩm hàng hóa mang nhãn hiệu đã được sử dụng rộng rãi, được người tiêu dùng biết đến, thừa nhận trên thị trường.

Kết luận

Hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu xảy ra tương đối phổ biến trên mọi lĩnh vực sản xuất hàng hóa, dịch vụ. Các tranh chấp về nhãn hiệu đang có chiều hướng ngày càng tăng, nhưng so với các loại tranh chấp khác về dân sự, kinh tế và hành chính, thì việc giải quyết tranh chấp, khiếu kiện về nhãn hiệu bằng con đường Tòa án chưa nhiều. Áp dụng pháp luật để đánh giá một hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu trong cùng một vụ việc giữa cơ quan chuyên môn với cơ quan tư pháp nhiều khi chưa có sự thống nhất; giữa các cấp Tòa án khi giải quyết tranh chấp nhiều khi còn có quan điểm trái ngược nhau. Song với mục tiêu phát triển và xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế, chúng ta buộc phải nhanh chóng hoàn thiện thể chế pháp lý, kiện toàn và nâng cao năng lực thực thi QSHTT nói chung và quyền đối với nhãn hiệu nói riêng..

CHÚ THÍCH

[1] Điều 72 Luật SHTT năm 2005.

[2] Điểm a, b và c khoản 1 Điều 129 Luật SHTT năm 2005.

[3] Đỗ Thị Minh Thủy, “Áp dụng pháp luật trong đánh giá khả năng “tương tự gây nhầm lẫn” của nhãn hiệu”, http://thanhtra.most.gov.vn/vi/cac-bai-nghien-cuu-shtt/ap-d-ng-phap-lu-t-trong-danh-gia-kh-nang-t-ng-t-gay-nh-m-l-n-c-a-nhan-hi-u, truy cập ngày 26/10/2016.

[4] Bản án dân sự sơ thẩm số 28/DS-ST ngày 07/07/2000 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

[5] Bản án dân sự phúc thẩm số 181/DS-PT ngày 21/11/2001 của Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội.

[6] Quyết định Giám đốc thẩm dân sự số 08/2003/HĐTP-DS ngày 26/02/2003 Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

[7] Khoản 20 Điều 4 Luật SHTT năm 2005.

[8] Điều 75 Luật SHTT năm 2005.

[9] Điểm d khoản 1 Điều 129 Luật SHTT năm 2005.

[10] Công văn số 5487/SHTT-TTKN ngày 31/8/2011 của Cục Sở hữu trí tuệ.

[11] Bản án kinh doanh thương mại số 1388/2012/KDTM-ST ngày 13/9/2012 của Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh.

[12] Phạm Công Bảy, “Một số vấn đề về thực tiễn lập pháp Việt Nam và Hàn Quốc trong lĩnh vực nhãn hiệu”, Tạp chí Tòa án nhân dân, số 9, 2014, tr. 36.

[13] Điểm b khoản 2 Điều 125 Luật SHTT năm 2005.

[14] Điều 125 Luật SHTT năm 2005 , Điều 10 Thông tư số 37/2011/TT-BKHCN ngày 27/12/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

[15] Nguyễn Như Quỳnh, “Pháp luật về hết quyền sở hữu và nhập khẩu song song ở một số nước thuộc Hiệp hội các nước Đông Nam Á”, Tạp chí Luật học, số 12, 2009, tr. 35.

• Tác giả: ThS. Nguyễn Hải An & ThS. Dương Anh Sơn
• Tạp chí Khoa học pháp lý số 05(108)/2017 – 2017, Trang 09-16
• Nguồn: Fanpage Luật sư Online